知识产权并不局限于高科技 (普22)

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看看美国海关最近挡关，没收普通安全帽, 所用的商标注册!!

Goods and Services

IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Personal protective or safety equipment, namely, hard hats, safety helmets, and protective caps. FIRST USE: 19771130. FIRST USE IN COMMERCE: 19771130

Description of Mark

The mark consists of three heads, which could also be described as ribs or ridges, superimposed on the crown of a hat and a flat medallion or badge superimposed on the front of a hat. The dotted lines shown on the drawing are for purposes of positioning only and do not comprise a feature of the mark.

Goods and Services

IC 009. US 039. G & S: PROTECTIVE OR SAFETY HELMETS AND HATS. FIRST USE: 19431001. FIRST USE IN COMMERCE: 19440121

Description of Mark

THE MARK CONSISTS OF THREE PARALLEL HEADS OR RIDGES SUPERIMPOSED ON THE CROWN OF A HAT

美国外观专利只有效 14 年。商标可是“永远”有效的。 而且看那保护范围之广!
只要有 “帽顶三道平行的小岭”，都属侵权!!

有价的知识产权绝对并不局限于高科技或专利。国家政策鼓励专利，计划中国每年
的专利送件在几年内超过两百万件，达到世界之冠，及中国的专利体系资助中国企
业到外国申请专利等，这都是好事。但就效费比而言，提高中国企业的版权知识，
以及增加在海外（尤其在美国）的商标，版权注册和维权，都可以大力提升中国出
口企业的合理利润。

(GEN 22 )  链接USIP

积极诱导专利侵权 - 补充 (专 22)

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中国专利法，好像没有间接专利侵权的责任，而只能控告直接在境内售卖或使用已有
专利的产品者。在美国则有间接侵权一说，积极诱导专利侵权， actively induce
infringement， 是间接专利侵权的一种。

如果被告的生产，销售等行为都发生在美国境外，就没有直接对美国专利侵权。
但如果其行为积极地诱使或导致别人 (例如其在美国境内的下游客户等) 直接侵权，
这积极诱导者还是可有专利侵权的责任。

什么行为属性积极诱导专利侵权？ 例子可以包括：

1。美国境外的供应商，其产品到最后在美国销售并对该专利侵权。
2。 有控制权者(例如母公司或本公司的老总，不管在境内或境外)，以实际行为导
致子公司在美国对该专利侵权。
3。 专利的要求是使用方法。销售者卖的是多用途的产品，但产品包装包括教人如
何使用这产品来实施这专利要求的方法 (教人侵权)。

以前的案例，如果积极诱导者明知受其诱导的行为会是专利侵权，就会有专利侵权
责任。举例说，明知美国有专利，还接单(在海外)生产售卖有美国电力规格 (如 UL)，
打美国客户商标和包装 的产品，那下游客商在美国售卖是直接侵权，海外供应商也
就很有可能被判积极诱导专利侵权。

SEB 案澄清的是，积极诱导者不可以恶意视而不见 SEB 在美国会有专利权。

(PAT 22)   链接USIP

美国“诱导专利侵权” 标准尘埃落地 (专21)

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2011年5月31日，美国联邦最高法院裁决Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB S.A., No. 10-6, 2011 WL 2119109 (U.S. May 31, 2011) 一案，8-1 的决定, 最高法院认为“积极诱导专利侵权”这种间接侵权需要某种知识，就是诱导者要知道被其诱导之行为本身属于专利侵权，但这种知识元素也可以由“恶意视而不见”等同。法院驳回了联邦巡回上诉法院先前采纳的“故意冷漠”的标准。

原审判决和联邦巡回法庭的裁定

Pentalpha，是香港 Global-Tech Appliances 的子公司，被起诉侵犯了法国家电制造商SEB SA的油炸锅专利。在开发其产品时，Pentalpha 购买和研究市场各种油炸锅，包括SEB的产品。 Pentalpha 并从美国专利律师获得了书面法律意见，谓其产品没有侵犯任何美国专利，但 Pentalpha 并没有告知律师，其油炸锅有法国SEB的产品的一些特性。律师的专利检索没有 找到 SEB 公司的专利。 Pentalpha 的油炸锅后来经美国客户在美销售。Pentalpha 的证人作证说他们 直到SEB在1998 年 4月起诉 Pentalpha的美国客户专利侵权，才知道这专利的存在。SEB 在 1999年8月还起诉了Pentalpha，后者答辩主张，1998 年 4月前 Pentalpha 没有积极诱导专利侵权责任，因为该日期之前它不知道SEB的专利。

一审，陪审团判决Pentalpha 诱导侵权和故意侵权。一审法院裁定赔偿约美元五百万。联邦巡回上诉法院肯定了该判决，裁定 认为有足够证据显示Pentalpha“故意冷漠”其产品是否可能侵犯了专利，于是符合了积极诱导专利侵权的心理状态元。

间接侵权

美国专利法，通常有2种方式，在被告没有直接侵犯美国专利情况下，还是可以被判有侵权责任，即诱导侵权，和辅助侵权，35 USC 271（b）及（c)。

35 USC 271专利侵权。

（b）凡积极诱导专利侵权应被视为有侵权责任。

（c）任何人出售或提供在美国销售,或进口到美国，已有专利的机器，制造，组合或合成的一个组成部分，或实行专利方法使用的材料或器具 ，而其提供的是该专利重要的部分，并知道这是特别适合用于侵犯该专利，而不是一个适用于非侵权使用的通用物品或商品，应当负担辅助侵权责任。

对直接侵权的认知构成间接专利侵权

最高法院的解释，这两个款间接侵权，都必须被告知道第三方 (直接侵权人）的行为构成专利侵权。但最高法院同时裁决，恶意视而不见足以支持必要的认知。

恶意视而不见，不等同故意冷漠

恶意视而不见有两个条件要同时得到满足：（1）被告必须有主观的认为某种事实会有高可能性存在，和(2)被告必须采取蓄意行动，以避免获知这一事实。根据最高法院的判决，这种组合适当的给予这恶意视而不见标准一个狭窄的范围，并使其比起“鲁莽” 或 “疏忽” 等法律标准更难于建立。最高法院指出，恶意视而不见学说在刑事法律里很常见，并认为没有理由不适用于民事专利案件。

法院进一步解释说，“恶意视而不见的被告采取蓄意行动，以避免证实了其行为不法的高概率，应等同实际上已知到这关键事实。“

法院驳回了联邦巡回上诉法院所主张的“蓄意冷漠“标准，因为它不符合 271(b)知识要求，而且没有要求被告必须采取蓄意行动以避免获知有关事实。

但最高法院认为， 本案已有记录的证据，足以支持证实被告 Pentalpha 是恶意视而不见，包括Pentalpha 采用了SEB 的油炸锅大部分的非装饰性功能，其选择的是 SEB 在美国以外的产品来复制，而且 Pentalpha 没有向其在美国的律师披露，它的产品“只是一 个 SEB 的油炸锅的翻版。“

看来以后在要求美国专利律师写一个产品可以自由出售的法律意见前，必须明确告诉他， 你的产品有没有模仿别人的产品。

(PAT 21)   链接USIP

诚信篇 - 美国商标申请 (普21) (标12)

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这样的一张广告传单，有什么新奇吗？


这广告传单是实例，是美国商标局档案里的“标本”，申请人用这个来证明申请公
司已使用该商标 (包括“美国加州牛肉面大王”) 在商标注册的服务清单所有项目上。
谨上载搏君一灿，和作负面教材。
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前文说到，美国知识产权领域，着重诚信为基，这在商标申请案里，又如何应用？

其一，在美国申请全国性的(联邦)商标注册，必须先“使用”该商标以后，注册证
书方可合法颁发 (基于外国商标之注册为例外)。 “商标使用”是术语，意指在美
国国会能有管辖权的商务领域 (例如美国跨州,或跨国的商贸) 内经常性使用才算。

外国公司在美国有多少种方法申请全国性的(联邦)商标注册？ 答案是3-1/2。
(1)基于美国使用后申请；(2)基于意图使用的申请(ITU)； (3)基于国外商标注册(或
待决的国外商标申请)； 或 (3-1/2)从海外以马德里议定书程序申请。 送件后，实质性
审核标准基本相同。

方法(1)和(2)，申请人在不同的时段都需要以宣誓方式向商标局呈交实际已使用该
商标在上的产品(或服务)清单。如果商标申请人在这宣誓书中“过度声言”(over-claim)
，该案子随着时间的过去，很可能会变成无可药救，注册可被注销。常见的例子是
商标申请者在基于意图使用的申请里包括了很多的产品，惟该商标只是使用在一，
两种产品上。到申请批准后，申请人却一古脑儿把所有的产品写进使用宣誓书中：
这肯定是过度声言。问题是，使用宣誓书递交给商标局以后，就很难修改，于是可
能整个申请案件要推倒重来。要是在需要诉讼维权时才发现，又或跟随时间的过去，
第三者因其使用类似的商标而已有介入权，那就更难处理。

我们的经验法则是，要是申请书上所列的产品超过4-5种，呈递使用宣誓书时都要特
别小心。


其二，上述的商标申请方法(1) 和 (2)，在呈交使用清单同时，还要给商标局呈交最
早的商标使用日期，和商标使用的标本。在这个地方不诚实，后果也很可能是商标
注册被注销!
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上面广告传单是实例，是美国商标局档案里的“标本”，申请人用这个来证明申请公
司已使用该商标 (包括“美国加州牛肉面大王”) 在商标注册的服务清单所有项目上。

看官：明眼人是一看这所谓“广告传单”就知这是编造的，根本不可能是该商标在
美国使用的标本。所以我所主张该注册“不诚” --申请人根本就没有在“最早使用
时间”使用过这个商标在本案商标注册的服务清单上的所有项目!  结果我们客户全
胜，把这已注册的商标注销。

本案商标注册的服务清单包括“住宿局，即旅馆，酒店，旅店，酒店，餐厅和酒吧
服务，为旅客预订酒店房间，食品和饮饮食;咖啡馆，餐厅，食堂服务，自我服务的
餐厅。”

用“牛肉面大王”这名字来经营旅馆和酒吧服务，也确有点天荒夜谈，看来文化的
隔阂，并不只单是客户方，而是一位不懂中文的美国商标律师，也没有想过到底可
能性有多少，而照单全送。

(谜底：上面广告传单线索包括：1。蹩脚的英文，美国的印刷商付印前应该会修改；
 2。没有面馆会在无但书的情况下送食物 -- 尤其说要送“怪味几”。3。也从没有
听过牛肉面馆的咖喱牛筋饭面 “只收” 25块美元一客 (看来是把 RMB 和美元弄
混了)。 4。客人 45块美元的消费，才送一瓶矿泉水？ 5。 礼物“来就送”？！6。
卖牛肉面，但广告没有中文。7。面馆的地址电话，一概欠奉。)


(GE 21) (TM 12)   链接USIP

诉讼“不诚”，可致全盘皆输 (普20) (专20)

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美国有人迷信“黑色星期五”。 2011年5月13日，对输掉两件相关的专利上诉案件
的美国电子业巨头 Rambus, Inc. 而言，其公司市值一天蒸发了3亿多美元 (约 18%)，
这个星期五是的确够黑的!

Rambus公司的主打是内存芯片技术，其主要收入来源是以诉讼维权，要求其他芯片
制造商付权利金买专利许可。 过去十年，Rambus公司对一长串芯片技术公司提出了
专利诉讼，例如三星电子2010年1月的和解可能要付九亿美元给Rambus。可说芯片同
业对其不满，并非起自今天 - 以前也有说法是埋怨 Rambus 在并没有告诉同业它将
会有专利之情况下，将其专利内容写进国际芯片技术相容规格里，于是乎同业几乎人人
有份”中招“。

这星期五的两个案子是美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 的：Hynix Semiconductor
v. Rambus, 09-1299 and Micron Technology v. Rambus 09-1263。Rambus 的对手
分别是韩国的 Hynix，和美国的美光科技。相关的上诉问题主要是，Rambus 在开
始诉讼前的“预备工作”， 是否构成应该处罚的毁灭证据行为。

根据法院的记录，在开始专利权诉讼前，Rambus公司至少举行两次“切丝天”作为
战略的一部分，其员工销毁了最少300盒9,000至18,000磅的文件。尽管销毁文件的
书面理由是文件已超保留期，但员工们被教导要寻找和保存有用的文件，例如将有
助于证明了Rambus公司的知识产权的文件。

虽然面对同样的基本问题，美光与Hynix两案在审判庭的判决截然相反：美光案的审
判法官判决 Rambus 的行为属毁灭证据，而且严重性达到要以撤案作为制裁。但
Hynix 案的法官的结论却是没有发生可以制裁的毁灭证据行为。

上诉的主要辩解主题是，在 Rambus 员工销毁文件时，有关的专利诉讼是否已
是“合理可预见的”("Reasonably Foreseeable"), 而从而引发Rambus公司有责任
保全证据。

Rambus公司主张，“合理可预见的”诉讼必须是“迫在眉睫”的，至少在这个意义
上，是“很可能”的，和“没有重要但书”的。  美光公司和 Hynix 就当然持相反
的主张。

CAFC五名法官组成的小组一致认为：“合理可预见的”标准不携带"迫切"要求。

用这个标准，上诉法院决定了美光案的审判庭法院判决 Rambus 行为是可以制裁的
毁灭证据行为, 并没有明确犯错。CAFC指出，（1）Rambus公司的文件保留政策并不是
为了企业管理的目的，而是要 支持Rambus公司的诉讼策略;（2）Rambus公司已知有关
的制造商专利侵权活动；(3）Rambus 在销毁文件前已进行了几个诉讼前步骤的推进；
（4）Rambus公司是专利原告，是否提起诉讼，主权在握；以及（5）Rambus公司和
DRAM制造商之间的关系不是业者互惠互利而后来变坏，而是从头就有自然对抗性。

同样，对 Hynix 案审判庭作出谓：“有关的专利诉讼并非已是合理可预见的”判决，
上诉法院五名法官一致认为该判决错误，发还重判。

对外国企业而言，这个案子又一次展示了美国司法部门对诉讼诚信的保护 -- 求诚
很多时比求真 (例如原告的专利是否真的有效，被告是否真的侵权等) 更重要。在
美国，如果诉讼当事者采取不公手段防碍诉讼对手求真, 例如在诉讼已是“合理可
预见的”情况下不去保全证据，法庭可制裁该当事者，例如剥夺其主张，抗辩，甚
至参与诉讼的权利。

(GEN 20) (PAT 20)   链接USIP

外企对美国法律的必须认识：诚信为基 (普19)

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外国企业要深入美国市场，有一些基本的概念， 必须了解和适应。美国整个法律系
统，是建筑在一个最基本的假定上面：“法律面前，必须诚信“。 这个概念贯串弥
漫渗透于整个社会文化里，而且所有的行政，司法机关，层层把关，在法律有关的
程序操作时，不诚，甚至只是不实，就可能带来严重的法律后果，其后果甚至可以
远超原来有关的经济财产价值。

这个当然绝对不是评价美国人特别诚实，又或你在美国不必担心受骗！！  愚见认为
这只是美国几百年的经验，乱世必用重典。

”诚信“ 的要求，应用于美国知识产权领域时，最少有如下须注意：

1。  美国知识产权申请(专利，商标，版权等)过程中，都会明令申请人宣誓证明在
呈递给有关的政府机关的文件里所主张的资料都是”属实“。如果不实，事后修改
 (尤其是你在需要诉讼时才发现的漏洞)，很多时会被拒绝接受 ，并可能严重影响
该项知识财产的维权执行能力。

2。美国诉讼是用法律程序来”求真“ - 可是为了坚定维护法律程序的专严和公信，
求诚比求真很多时都重要!  诉讼有关的“不诚”，可以包括伪证，毁灭证据，和采
取不公手段防碍诉讼对手求真, 例如在诉讼已是“合理可预见的”情况下不去保全
证据。在美国，要是法庭判定诉讼当事人不诚，就可有剥夺其主张，抗辩，甚至
参与诉讼的权利 (看下文 RAMBUS 案例)。
                                                                     
不少见的问题案例是，原来的申请过程里出了差错，可是在维权诉讼前
或许没留意，又或存侥幸之心，行险奢望对方律师不会发现(可是他们十居其九都会
发现!)，最坏的是错上加错，诉讼举证时试图以更多更大的谎言来掩盖申请过程里
的不实或小谎言，最后十瓶九盖 (对手律师一直偷笑看你如何从这越挖越大的洞里
脱身), 很难收科。

伪证或毁灭证据可以导致整个案件的垮台，甚至引来刑事官非。                               

下文会按知识产权种类，再分类探讨一下。可是一定要记住，美国的司法系统对
”诚信“ 的要求和看待，一直都十分严肃，甚至可说有时有点矫枉过正之嫌。所以在
美国知识产权申请和维权时，必须“据实”，如果无事实可凭仗，申请人务必要让
办案的律师知悉，而不可以乱估一气，交差了事，否则后患难以估量。

(GEN 19)   链接USIP

覆水难收 - 已经公开就不能算是受保护的商业秘密 (秘2)

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在美国，商业秘密保护归属州法，而多数的州法都大体根据 “统一商业秘密法”或

它的变异。例如加州民法 (Calif. Civil Code) 3426.1(d), 商业秘密定义为：

(d)“商业秘密“是指信息，包括配方，样式，汇编，程序，设备，方法，技术或过

程，而：（1）其实际或潜在的独立经济价值，是源于其不被一般人都知道，或不被

可以从其披露或使用获得经济价值的人都知道;及（二）已经用在有关情况下算是合

理的努力来保密。

那如果有关的信息是事实已经公开，而合同双方却书面同意所有双方交换的资料都

算是“商业秘密”， 那到底该怎么算？

联邦第五巡回法院，2011年的案例， Tewari De-Ox Systems v. Mountain States,

来自德州审判庭。巡回法院判定如果在保密协议（NDA) 签约时，主题的信息是已公布的专利

申请(而该专利申请后来被遗弃)，已公布的部分应被视为 “一般人都知道，随时可用”，因此

不再适合商业秘密保护。

原告主张，被告并不是从公共来源，而是从机密的交易中获得有关信息，所以应负

法律责任。但上诉法院拒绝了这一说法，因为有关的信息已经在被披露时不再算是商业秘密。 

(第五巡回法院指出，如果信息披露是在保密协议信托关系成立以后，那被告的商业秘密的

知识来源可能是重要的因素。）

上诉法院将本案退回德州审判庭进一步审议，看被告是否有转移或使用还受保护的信息

(例如没有在专利申请中披露的材料)。

(TS2)   链接USIP

美专利局预算削减，高手“让九子”？ (专19)

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美政府入不敷出，大刀阔斧削减预算，连“岁岁有余”的美国专利局，同样预算被
砍。国会4月15日通过的日2011年预算，该机构对未来财政年度开支授权只有20.9
亿美元，远低于其谋求的 23.2  亿美元。

根据新预算，美专利局本年度“超收”的 8千5百万到一亿美元的规费收入，将要上
缴联邦政府库房被用于其他非专利项目上。

4月22日，美专利商标局主任Kappos已宣布将在专利审查队伍推行以下变化：
-  停止加班，冻结招聘;
-  培训将限于“必须培训”;
-  PCT 检索经费“大减”;
-  底特律分局不开了；
-  除了“关键任务”需要，IT基础设施不再投资;
-  强制性削减开支，包括旅游，会议及其他支出；及
-  第一轨道加快专利审查程序“无限期推迟”。

对从业人而言，最后一条是有点朝令夕改，因为实施专利审查三轨制，是4月初才公
布的，说是第一轨多交$4,000大洋，就可以12个月内第一次审核 - 现在又其路不通了。

奇怪的是，KAPPOS 说商标部门将不会受到变化的影响。

看来有好一阵子美专利局的士气会受影响。但在国际的高赌注知识产权博弈，看来
美国这 IP”盟主“仍是信心满满，绑一只手，再让九子，也还从容。

(PAT 19)   链接USIP

MGA 对 美泰第七十回合 - 好“小子”绝处逢生？ (版7)

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美国美泰公司 (Mattel)，是世界第一大玩具制造商，和芭比帝国的所有者，豪据世
界玩具娃娃行业龙头数十载，无人能撼。总部就在南加洛杉矶市郊滨海的 El Segundo
市。

2001年，不见经传的 MGA 公司推出Bratz  (“小子”) 娃娃系列，以独特的超大头
娃娃，狂野的梯形凤眼，噘厚嘴唇和性感服装，再加上多族裔民族娃娃概念，轰动
性横空出世，吸引年龄较大的女孩，直接而且深切影响到芭比娃娃的销量。MGA 几
年间就变身十亿美元的企业，总部就在离美泰总部以北只有 30 英里之遥的 Van Nuys
区!

对商界豪强而言，斯可忍孰不可忍! 总要想个方法把这崛起的竞争对手挡住，于是
美泰主张 MGA 是窃取 BRATZ 的概念，几年前将 MGA 告将官里。

美泰公司认为，卡特.拜然，BRATZ 的创作者(前芭比设计师)，想出 BRATZ 娃娃概
念时是还受雇于美泰公司，所以根据他的发明协议的条款，整个 BRATZ 系列娃娃的
版权都应属美泰公司。拜然先生作证说，他创作 BRATZ 娃娃是在1998年，当时他离
职美泰休息了一段时间，跟他的父母同住在密苏里州 - 美泰公司的律师当然主张这
是满嘴胡言!

美泰和MGA在联邦法院缠讼多年，经过很多回合的较量，2008年初审，陪审团同意美
泰的主张，初审法庭判处 MGA 著作权侵权和违约，被判美元赔偿金一亿，MGA又被
勒令交出 BRATZ 的专营权给美泰公司，和停止生产和销售 BRATZ 产品。

MGA 不服上诉。美泰公司在 2010 年9月又在加州的州法院加控 MGA 欺诈性脱产 (Fraudulent
Conveyance),谓 MGA 在2004至2008年间转移4.3亿美元资产，使公司资不抵债。欺
诈性脱产，在美国可引致刑事责任，而且可以刑及当事个人，是比较严重的指控。
在产权未定之际，下游的零售商也保守的回避纷争。于是乎，如日方中的 BRATZ 品
牌很快就有点明日黄花的危险，美泰公司的诉讼维权，看来目的已达。

(这是小说家也编不出的情节) 2010年，峰回路转，美国第九巡回上诉法院裁决推翻
一审的判处，联邦法庭的本案重审。双方在重审案里都加控对方窃取商业秘密。2011年
4月中旬，加州的州法院判决美泰公司败诉，摈撤了美泰公司对 MGA 的欺诈性脱产
指控案件。4月21日晨，在联邦法庭的主案重审(初审)，陪审团结束8天审议，拒绝
美泰公司的版权侵权索赔;认定美泰不拥有 BRATZ 娃娃的权利;并认为 MGA 没有偷
商业机密。而且陪审团认为美泰窃取了MGA 的商业秘密，要赔偿八千八百五十万美
元!

当然这只是陪审团的审议，还不是法庭判决。而且只是初审，上诉还要缠讼很多年
头，而事实今天美泰公司还是世界第一，MGA 的前景还是有点风中摇烛之嫌，暂时
胜的还只有点“惨”。看来这长篇连载还会有好多回合!

我们在此最少又能重新体会：知识产权并不只包括“高科技”！ 版权也可让企业迅
速崛起，在世界市场有力竞争。

(COP 7)  链接USIP

龙井茶证明商标还要在美国海关登记吗？ (标11)

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2010 年头，浙江省龙井茶证明商标管理和保护委员会日前发出通告，“龙井茶”的
名字不能随便叫了。同年4月7日，浙江省农业厅经济作物管理局，将其经过马德里
协定下申请的国际商标延伸到美国，其商标如下，本质是个”证明商标“(Certification
Mark),只有经过商标注册权利人(认证人)许可的茶叶产品，方可使用该商标：

2011年3月29日，美国商标局公告核准。所以要是4月底前没人正式呈文反对，注册
就该会批准。

那下文又将如何？ 环观美国的经验，在海关登记的“证明商标” 为数并不多 (50?)，里
面当然包括国际知名的证明商标如 “UL”， “CSA”， “SWISS”， “BLUETOOTH”，
 “U (在圈内)” 等。中国来的，只有一个 "GREEN FOOD & DESIGN" (RN 3,453,928)，
认证人是 中国绿色食品发展中心 (惟 该商标注册声明对“GREEN FOOD" 等字(包括
中文翻译) 并没有专有权)：

如果上述这个”龙井茶“ 商标在美注册成功，又在美海关登记的话，就将会是第一

个对中文文字有专有权的证明商标，使用美国海关的行政系统来维权。

(TM11)  链接USIP。

就是美国政府要关闭，专利局也暂时不关 (专18)

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美国专利商标局新闻稿11-26

“美国专利商标局准备政府可能关闭

假如2011年4月9日政府关闭，美国专利商标局的活动将继续开放，像往常一样继
续经营六个营业日 - 直至2011年4月18日周一  - 因为美国专利商标局有足够的储
备，没有联系到当前财年，可以在那期限里继续工作。如果关闭超过六天，我们预
计，有限的工作人员将能够继续工作，以接受新的申请书，和维护IT基础设施等功
能。有更多信息时，将被张贴在这个网站。谢谢。”

美国专利商标局新闻公告之11-26

(PAT 18)  链接USIP

美国专利三轨之外，可别忘了”绿轨“ (专17)

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美国专利局绿色科技先导计划，优先加速审核”绿色“科技的实用专利申请。符合
条件的科技包括环境质量，节约能源，可再生能源，减少温室气体排放等。该计划
首次将只批准最多3000 件呈请，现时计划有效期延至2011年12月31日。

(迄今呈请统计的数目在这里) 从2009年12月美国专利局绿色科技先导计划开启，到
2011年四月初，以绿色科技为由要求优先处理的呈请共批准了1595 件，还有310 件
呈文待批。在这计划下已颁发的绿色科技专利共计310 件。所以应还有机会。

(PAT 17)  链接USIP

美国专利局开始实行三轨制审查专利申请 (专16)

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美国专利和商标局（USPTO）宣布计划开始受理专利申请优先审查请求 - 让发明家
和企业可以选择自己的实用专利在12个月内处理(多付费，提前首次审查)。目前，
美国实用专利(Utility Patent) 申请从送件到首次审查平均需要近三年。

根据新的三轨方案，专利申请人可以按请自己的需要选择首次审查的速度。

    美国实用专利三轨制审查

	第一轨道 (优先轨)	第二轨道 (普通轨)	第三轨道 (延时轨) 专利局并未最后定案
何时生效？	2011-05-04	2011-05-04	暂定2011-09-30
外加规费	US$4,000 (小型企 业暂时没有减半)	无	未知
首次审查	送件12个月内	旧有程序	由申请人控制的延迟 可达30个月,再连接 第二轨道的现有程序
特别限制	-  只限实用专利和植物专利 -  生效日后，完整的，以   电子送件系统(EFS)   送检的申请 -  不超过四项独立的权利     要求 -  不超过30项总要求 -  不能有多项从属权利要求    (Multilple Dependent       Claim)	无	只限非延续性申请的 新案

  根据商务部知识产权副部长兼美国专利商标局长 David Kappos 说:

“第一轨道提供了一个全面的，灵活的专利申请的处理模式，为我们国家的创新者

提供不同的处理选项，能更好地响应我们的申请人的实际需求。 三轨方案将带来将

最重要的新产品和服务更快推向市场，帮助企业在美国建立和创造新的就业机会。”

为优先进行审查的要求，第一轨道最初将限制在10000 件案件。美国专利商标局会

再次在本财年结束(9月30日)重新评估是否需要调整今后几年需要。

详情请看第一轨道公布，和原来三轨计划公布。

(PAT 16)    链接USIP

李小龙 (肖像) 神威犹在 (标10)

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三月三十一日，美国联邦法庭 (南纽约区) 史崴恩 (Laura Taylor Swain) 法官在
十三页的中段判决书里，判定原告 Bruce Lee Enterprises, LLC 的案子可以继续
其对被告未经许可而使用功夫巨星李小龙肖像之行为的诉讼。

被告包括美国零售业大公司 Target, Urban Outfitters, 和供应商 A.V.E.L.A.,
Inc. 等。按状词谓，原告是李氏家属企业，拥有所有有关李小龙的知识产权，包括
商标，宣传权利 (Publicity Rights) 等。 原告指控一或多名被告在零售店和网站
上推销和销售印有李小龙肖像的衣服 (T-Shirt)。 被告在赢了第一回合 (谓原告无
由在印第安纳州兴讼，而要转案到纽约) 后，想要一鼓作气把案子做掉，呈文主张
谓原告据法根本无权提控。

史崴恩法官判决原告可以根据多项法律条文继续控诉被告，如：

1。 联邦商标法 (Lanham Act) 43(a) 条 (虚假代言索赔)；和
2。 加州民法 (Cal. Civil Code 3344.1) (已故名人宣传权利) 等。

用明星肖像在商品上需要获得授权，这是美国人普遍的概念。诉讼花费越高，和解的
费用也越高,而且在 43(a) 和 3344.1 条款下，输掉的被告都可能要赔律师费! 这个案子
奇怪的地方可能是为何被告们还没有付钱和解了事。

(TM9)  链接USIP

自主知识产权=不受任何人干涉？(普18)

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笔者把 “什么是自主知识产权“ 这问题”百度”了一下，置顶的解释是(节录)：

“  在我国所称自主知识产权是指中国的公民、法人或非法人单位经过其主导的研
究开发或设计创作活动而形成的、依法拥有的独立自主实现某种技术知识资产的所
有权，其中包括从其他中国公民、法人或非法人单位那里购得的知识产权。”

“  一些对知识产权法律知识了解甚少的人往往把自行研发的新产品误认为是具有
自主知识产权的产品，其实不然。实际上，自己研发的新产品，只有通过申请专利
并获得专利权，设计的软件等取得了版权（著作权）保护，使智力成果以法律形式
明确为自己所有，拥有者可以对其进行支配而不受任何人干涉，这样的产品才能称
为具有自主知识产权的产品。相反，虽然是自己研发出来的新产品，但没有取得专
利权、版权（著作权）等知识产权，智力成果的归属关系没有依法确定下来，这样
的新产品则不能说是具有自主知识产权的产品。“

笔者直觉这里多少有误区之嫌。

要是“自主”的定义包括“不受任何人干涉”，最少从美国知识产权法律观点而言，
“通过申请专利并获得专利权，设计的软件等取得了版权（著作权）保护”并不符合
这个“自主”的定义。

拿到美国专利或版权注册，本身并不能作为正当的法律防护，来阻挡别人指控你侵
权!

专利局发给你专利，只是因为你的发明 (严谨而言，你的专利权利要求) 是有足够
的新颖性，跟这”发明“有没有侵犯别人的专利，风马牛不相及。例如别人的专利
要求包括”A+B+C+D“ 的组合，而你的改进是 ”A+B+C+D+E+F+G“，那就是能说服
专利局获得专利权，你还是会侵权，一样会挨告，又何来”自主“之言？

”取得了版权（著作权）保护”作为“不受任何人干涉”依据，也是有点底气不足。
美国的版权注册，规费US$35 大洋，平均六个月批准发证 (快件只要两星期)，根本
就没有实质性审核，也没有审核作品是否原创(或是抄来的)。

实质而言，没有那种法律手段可以担保“不受任何人干涉”。任何市场经济里的商
业行为，要是没有风险，也就是很可能没有回报! 要尽量不受任何人干涉，避险的
方法是按国家知识产权战略纲要[2008] 之 “ 五、战略措施  (一) 提升知识产权创造能力。
(40) (节录) 引导企业在研究开发立项及开展经营活动前进行知识产权信息检索。”
 明知山可能有虍，当然要小心觅路而行。

普遍而言，知识产权是攻击性的矛，而不是防卫性的盾，主要是用来阻止别人侵你
的权，但并没有作为法律防护功能可阻挡别人指控你侵权。

(GEN 18)  链接USIP

行业商会，可以是中国讼管行业的主力 (普17)

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根据国家知识产权战略纲要[2008]，战略措施包括：”(56) (节录) 充分发挥行业协会的作用，
支持行业协会开展知识产权工作，促进知识产权信息交流，组织共同维权。“


笔者在思考中国社会应如何建立一个有效的”对外型“讼管行业，思路总回到：中
国的各行业商会，是当前最有资格和资源的群体，可以筹措行业的对外型讼管服务。

想象一下，行业商会的优势是：

(1)  与行业成员企业已有的人际关系；能高效提供协调功能；
(2)  本身责任就是应该协助保护行业成员企业的权益，并辅导行业升级；
(3)  有丰富人脉，能建立投资管道。


只要能辅以专业知识加上其他在美国维权的资源，成立专职的有限责任子企业来负责
管理，行业商会属下的讼管企业很快就能立竿见影地协助商会成员企业在美国保护他
们新的工业设计和知识产权。



知识产权讼管行业，在美国不乏出类拔萃者。已上市的例如 Acacia Research (Nasdaq
股号 ACTG)，最近两年股价傲人。

(GEN 17)  链接USIP

中国应发展”对外型“讼管行业 (普16)

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几十年来的现状是，中国的中小型出口企业大多没有在出口市场 (例如美国) 保
护自己的知识产权。所以尽管中国是世界上最大的出口国，出口的利润却严重偏低。
据商务部2010年的声明，中国出口的平均利润率为1.8％。另一个例子是，在苹果iPhone
价值数百美元的零售价里，在中国的增值只有六块半美元!

要看任何企业在美国有那些知识产权保护，请用IP屏 (www.ip-screen.com)；只要
输入企业名字，不到一分钟便可免费明列该企业在美国注册的专利，商标，版权，
和海关登记。

因为中国出口企业“无-IP”，他们被迫纯粹在价格上竞争。此外，美国的大型进口
商(见前文）也采取措施，在知识产权领域以“不平等条约”来占尽中国出口企业的
便宜。往往中国知识产权所有者的美国最大客户，也是最可恶的侵权者 (将订单交
给更便宜的竞争对手)。但你能将自己最大的客户告上法院？

这是现有的事实，如果没有新的手段，看来没有什么会改变：至少不会很快。小型
出口企业忙着做生意，在严酷的市场竞争里求存，没时间也没精力去担心IP。另外，
虽然中国很多行业都有整体增长，但个别公司存活与否的改变却比较快。因此，光
以教育的传统做法来冀望提高中小型企业对知识产权的投入，可能本身不会很有效。

中国中小型工业企业对新的全球工业设计增长每年都作出重大的贡献。无论在国内
或国际，在这全球化的经济中，受欢迎的设计和产品能非常迅速分布到世界各地，
但是，也几乎无一例外地吸引模仿和不公平竞争。无-IP，也就是没法保护。

对中小型中国出口企业而言，美国当前的知识产权保护制度的问题，最少包括：

（一）小中企业对美国知识产权缺乏了解，也不知该如何保护他们的权利；
（二）海外（如美国）的知识产权注册成本偏高；
（三）在美国IP维权，费用高昂 (如果你算上调查和诉讼费用);
（四）起诉自己的大客户，供应商或同行，实有困难。

这是不难发现为何中小型工业企业对在海外市场的知识产权保护兴趣缺缺。中国中
小型企业对自己的知识产权执法维权行动，在海外（美国）更是非常罕有。

我们相信，一个高效的中国对外型知识产权诉讼管理 (下文“讼管”) 行业，如若
辅以专业知识加上其他在美国维权的资源，可以立竿见影地协助中小型企业在美国
保护他们新的工业设计和知识产权。我们认为，创意，对中国经济升级及持续增长
都是至关重要。对知识产权有效而符合经济的保护，是对新的工业设计的鼓励，并
且符合中国国家知识产权战略。

讼管行业目标：通过选择性执法，对外型讼管企业可在美国增加基于中国中小型
出口企业的知识产权维权，扩大这些企业的利润空间（以增加至15％为目标），并
以范例证明中国不止可以知识产权专业化，而可以超越到知识产权企业化，创建
新的对外型讼管行业。讼管也能为投资公众创造一个新的高回报投资管道。

经营形式：一个对外型讼管商业网络，通过行业协会（中国各行业商会) 的援助，
工作包括（1）识别和组合对付美国零售商可行的知识产权执法案件，（2）促使及
时注册还可保护的和诉讼需要的知识产权，（3）将知识产权注册转让给诉讼权个体，
（4) 筹措诉讼费用 (不含律师费) 所需的资金 ，(5) 通过美国专业知识产权诉讼律师以
“打赢分成”方式诉讼维权。

笔者估计，只要数年时间，要能有好几件能见度高的案子，”中国创造“就会要刮目相看。

(GEN 16)  链接USIP

最快免费查美国 IP 方法 (普15)

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要看任何企业在美国有那些知识产权保护，请用IP屏 (www.ip-screen.com)；只要输
入企业名字，不到一分钟便可免费明列该企业在美国注册的专利，商标，版权，和海关
登记。

请看前文。

(GEN 15)  链接USIP

讼管企业 - 知识产权诉讼维权均衡器 (普14)

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在美国，许多中小型公司和学术机构坐拥有价值的专利权，但不能承担专利侵权诉
讼对企业带来的风险和费用。美国专利案件的平均审理至少需要几百万美元，花费
1000万美元或更多资金的案件也不少见。知识产权维权诉讼的本质属民事诉讼，政
府通常不会资助当事者任何一方，专利诉讼费用的暴涨已导致学术机构和企业无法
自行筹措资金诉讼，于是常有“有理无钱”之叹，无力维权就等同没有权利。

幸运的是，在目前的经济环境下，投资者正在寻找途径，以增加他们的投资回报率，
他们发现投资在专利诉讼越来越有吸引力。于是一整个 “打赢分成” 的知识产权诉讼
管理 (下文“讼管”) 行业，应运而生。

讼管企业，美国通常名之为”非实践个体“ (Non-Practising Entity,简称“NPE”)。

一件美国知识产权维权诉讼，原告方大体有如下几个角色：

角色	功能	案子赢了可得好处
美国 “分成” 诉讼律师	“自备粮饷”来打仗的。先期评估案子是否适合以“打赢分成”方式承担，及负责诉讼	总收入1/3 到 40%
讼管企业	掌柜的。充当诉讼权人(原告)，和筹措管理诉讼资源(如诉讼律师和诉讼费投资者)，负责总收入结余分配	总收入结余(与原创者分成)
诉讼费 投资者	提供诉讼费用（除律师费）的资金，主要关心风险和投资回报率	取决于案件的事实和投资的金额，每年风险溢价约本金的30%至70％
原创者	知识产权开发，和转让知识产权给诉讼权人	如果原创者是工厂，诉讼对它的好处主要是权利的执行,减少竞争，保持高利润。也可参与总收入结余分成

1。 诉讼律师当然就是这类“分成”案件的原动力 - 因为他们是以自己的资金资源
“保证”其对案件的评估和对自己会打赢官司的自信。如果没有战绩辉煌的知识
产权诉讼律师在经过详细评估案子后答应以“分成“方式承担，通常掌柜的讼管企业
不会接案，诉讼费投资者也不会有胆投钱。

2。  讼管企业 (NPE) 是这个知识产权讼管行业的”风险投资银行“，在每个案子里筹措
资源，及充当原告 (通常以独立的子公司为之)，以其对筹措和管理诉讼资源 (如不同的
诉讼律师和诉讼费投资者) 的专业知识和通路，来赚取总收入结余 (与原创者分成)。

3。  诉讼费投资者通常不管案子，只是消极投资，冒可能全军尽墨之风险，求每年百份
之三十到七十的回报，所以有关讼管企业过去的表现应是其投资决策的主要因素。美国
的专利诉讼，律师费以外的诉讼费 (例如差旅，法庭费用，问话记录员，技术专家，经济
专家等费)，通常可以是总花费的百份之十到三十。

4。  原创者，是知识产权开发者，没有他们也就没有案子。如果原创者是工厂，诉讼
对它的好处主要是权利的执行，减少竞争，保持高利润。视案件的事实，也可参与
总收入结余分成。


没有讼管行业，许多中小型公司和学术机构就无力为其知识产权在美国维权。中国
到2015年估计专利数量会是世界第一，也许现在发展讼管行业，并不为晚。


(GEN 14)  链接USIP

其实知识产权并不局限于高科技 (普13)

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据联合国贸易发展会议刚发表的 “2010 创意经济报告”，http://www.undp.org/publications/
CER%2710_all_optimized.pdf，中国自2002 年起， 创意经济产品出口已是世界第
一。  2008 年中国大陆创意经济产品出口 美元 848 亿，比排行第二的美国多出一
倍也不止。 以下是创意经济产品出口排名前五名 (节录于“2010 创意经济报告”第 132
页)：

2008 排名	出口地	2008 出口额 (亿美元)	2002 出口额 (亿美元)	2008 市场份 额(%)	03-08 增长率 (%)
1	中国	848.07	323.48	20.8	16.9
2	美国	350.00	185.57	8.6	13.3
3	德国	344.08	152.13	8.5	14.7
4	中国香港	332.54	236.67	8.2	6.3
5	意大利	277.92	165.17	6.8	9.7

该报告的数据基本只到2008。现在的数值看来又已更上层楼。

创意经济又名创新经济，据该报告的定义，应是会包括影音产品，表演艺术，广播，
体育，旅游，时尚设计，出版业，软体和电脑资讯服务，互动软体(如游戏软体，含
基于互联网之游戏服务)，工艺品等。

应该引人深思的是，中国是创意经济产品出口大国，但这些出口商品的“含金量”
 (以出口利润计算) 有多少？从另一层面看，你什么时候听过中国公司在外国 (例
如美国这个最大的市场) 为它们的创意经济知识产权维权？

不维权就等同没有权利。

该报告并没有细述，但明显中国创意经济产品出口商品里，“高科技”只是小部分。
其实知识产权并不局限于高科技，君不见发达国家很多大企业，例如迪斯尼，以版
权和创意起家，经数十载征战诉讼维权，居高不落。最少对中国中小型企业而言，
“高科技”很多时可望而不可即，预算不要全花在实用专利上，也应看看版权和外
观专利是否可行。

(GEN 13)  链接USIP

谷歌与百度，书库文库管不好就关？(版6)

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2011年3月22日，经过经年的诉讼和辩论后，美国华裔法官丹尼。钱(Danny Chin)拒
绝了谷歌图书和一众作者原告的和解。这场争论开始于2004年，当谷歌订立协议，
与多家科研图书馆数字化拷贝书籍和其他著作，但该行为并没有得到著作权人的许
可。这促使了作家协会 (美国 Authors Guild) 在2005年对谷歌提起集体诉讼。当事者
双方在诉讼经年后提出和解书，按集体诉讼法要求审判庭批准，这和解建议吸
引了的许多假定类集体成员的反对。经过公平听证会，钱法官拒绝批准这和解建议。

在一个48页的判决书中，钱法官解释说，提议的和解方案将使谷歌能够利用未经着
作权人明确许可的书籍。他说，它将给谷歌比其他竞争对手显着的优势，并可以说
是给它控制了图书搜索市场。法官也表达了对建议给著作权人主动“退出”("Opt-out")
的解决办法之意见，认为这将不符合现行著作权法的一致性条款。不过，他表示，
如果再次修订的协议可以更好地保护版权拥有者，他将重新考虑。

中国搜索引擎大公司百度也有“文库”下载平台，引起的争议也不少。据中国报载，
“出版界反百度侵权同盟”，3月24日与百度就盗版问题的谈判宣告破裂。25日，知
名作家韩寒博客发文，争议更起高潮。百度老总李彦宏曾说过“如果管不好就关掉。”
百度周三 (30日) 表示，已经从百度文库移除了两百八十万件作品，文库只剩大概
一千文学作品，都是百度认为不会有异议的作品。百度发言人并说希望与作者讨论
可能安排在网上分发他们的作品和分享收入。

本月，美国贸易代表办公室点名33个在中国，俄罗斯，印度和其他国家的公共市场
网站，说它们是盗版或假冒商品销售“臭名昭著的市场”。如果百度今天真正从善
如流，从百度文库移除了两百八十万件有争议的作品，不知 该贸易代表是否要解释
一下为何百度还是榜上有名，而谷歌图书却继续正大光明？”

大约同样的版权关注，是会先在美国还是中国解决？

(COP 6)  链接USIP

又一个商标案子完满结束 (标9)

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一个商标，两年的智斗，为我客户争取得美元七位数字的圆满结局。


对手是个大家伙：一个财力雄厚的国际零售商；相形之下，我们的客户， 一个本地
的服装制造商，算是小鱼。大家伙要进入市场，小鱼的商标注册档了路，一场要缠
讼多年的商标之争看来无法避免。金融危机以还，百业萧条，生意淡薄，实非是在
衙门争议交锋的好时机。美国的知识产权民事诉讼，又是出名的昂贵，小鱼正愁如
何负担得起。

这件案子我所答应以“赢了拆账”形式承担，分担了客户的法律费用风险，而且有
助于平衡当事双方的大小，和财力资源差异，让当事人能据法力争，结果皆大欢喜。

如果你有商标或其他知识产权，在你手中并没有产生合理收入，请记住，你的鸡肋
也许是他人的鱼翅，可以有变则通。

(TM9)  链接 USIP

美国海关在边境创造更有效的知识产权保护(普12)

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美国海关边防局（以下简称 “海关”）有权在海关登记备案已经联邦政府注册的商
标和版权，用来帮助制止未经授权的进口。多年来，我们发现这是一个对我们客户
非常有收效的知识产权维权工具：美国政府的执法机构在美国边境会积极地帮助监
控你的知识产权。海关登记备案仅限于已经注册的商标和版权（而并不适用于专利）。
在美国海关登记备案的商标和版权名录可在此查阅：http://iprs.cbp.gov/

美国海关刚刚宣布一项海关内联网的新功能。如果你的产品或包装有某些具体特征，
可以帮助识别并区别于有可能侵权的产品，你应该给海关提交一份你的《产品识别
指南》。海关最近给我们有关该《指南》的通知中提到了下列规则和注意事项，重
要的是指南里不能提供法律意见，并不能直接对冠名的“侵权者”提出制裁要求。


(原文择要) ：知识产权权利人如果直接引用法律法规或提出立即制裁要求者，有可
能会被禁止将来参与港口培训。

所以在准备提交《产品识别指南》给美国海关时，你应当寻求必要的帮助。

又我们与海关查讯后，特别提出以下几点事项：

1。  海关希望《指南》以 .PDF格式提交。之后，《指南》会由海关总署审核，然
后输入到IPRiS内联网，并由海关进出口专员在各个美国入境口岸使用。

2。  如果产品或包装更新，备案者可以在任何时候修改备案，提交新的《指南》和
新的产品营销资料。

3。  海关进出口专员只能使用已经放在IPRiS上的《指南》。

4。  如果海关备案持有人不提供《产品识别指南》给海关，海关会继续按已经备案
登记的内容监控你的知识产权。但是，有《指南》案件将给海关的监控工作提供大
大的帮助。

5。  所谓“港口培训”其实是指你可以要求亲自到就近的港口与海关进出口专员面
谈，教海关如何识别你的产品。但是，必须注意的是千万不要直接引用法律法规与
海关专员辩论或提出要求对某侵权人进行制裁。

6。 美国海关的现行政策是，提出侵权指控应当谨慎，他们不希望看到没有证据的
赤裸指控。海关也有一个可以在网上直接提交知识产权侵权指控的表格（仅限于已
经在海关登记备案的版权和商标）。该网页为:

https://apps.cbp.gov/eallegations/allegations.asp

下文为海关通告原文：

From: BRABANT, GARY D [mailto:gary.brabant@dhs.gov]
Sent: Wednesday, March 09, 2011 10:55 AM
Subject: Product Identification Guides

This email is to thank you for recording your registered trademark(s) and/or copyright(s) with Customs & Border Protection (CBP).  Some rights owners have already taken advantage of a recently added function to CBP’s Intranet, and provided their Product Identification Guides to CBP for upload to our Intellectual Property Rights internal Search system (IPRiS).  Rights owners who have recorded their copyright(s) and/or trademark(s) with CBP but have not submitted their product identification guides should seriously consider doing so.  Submission of the product guide helps us with quicker response for authentication, and for protecting producers and consumers against the health and safety risks associated with fake commodities that work their way into supply chains.  The job of authenticating products and identifying counterfeit and pirated merchandise at US ports of entry is a difficult task, and these guides are another tool providing assistance to CBP Officers and Import Specialists in the fight against counterfeit and piratical goods.  

We would like to take this opportunity to invite you and your company to submit a Product Identification Guide so that CBP can maintain a secure central repository of information that CBP Officers and Import Specialists can use for product authentication throughout the U.S. and at ports of entry. When you create a Product Identification Guide, please see below for general guidelines and incorporation of a required disclaimer.  Once this process is completed, we will review your Guide for accuracy, and after approval, it will be posted to our secure intranet.

For any additional assistance or questions, please contact one of our International Trade Specialists, Mr. Gary Brabant, gary.d.brabant@dhs.gov , tel: 202-863-6603; or Mr. Marty Canner, martin.canner@dhs.gov , tel: 202-863-6612. 

IPR PRODUCT IDENTIFICATION GUIDES: GUIDELINES

The following guidelines are provided to clarify current CBP policy related to product identification training:

• Product identification training materials from IPR holders should neither address CBP legal authority nor offer legal opinions concerning the course of action that CBP officers should take in any particular situation.
• CBP need not have made an actual determination that a suspect product is “counterfeit” and “piratical” in order for IPR holders to use these terms in their training materials.  However, when developing their training materials, IPR holders are encouraged to use terms such as “suspect” or “allegedly infringing” rather than “counterfeit” or “piratical,” where possible.
• IPR holders shall not instruct CBP officers and import specialists, either verbally or in writing, to examine, detain, or seize goods for IPR violations.
• Field offices and/or ports may exercise discretion when considering any offer of training from IPR holders.  Impact on port operations, such as staffing issues, should always be considered.
• Training is to be declined if an IPR holder has not recorded their rights with CBP.
• IPR holders that address legal authorities or direct action may be barred from future port training.
• A copy of the disclaimer statement (below) is required to be attached to each copy of the product identification training materials before the materials are disseminated to field personnel. 

DISCLAIMER

The opinions expressed herein are those of the right owner and do not necessarily reflect the position of U.S. Customs and Border Protection (CBP).  Decisions as to whether or not merchandise should be detained or seized for infringing protected intellectual property rights are to be made in accordance with established procedures by CBP personnel at the appropriate management level of the concerned field office.  CBP personnel who have questions arising from this product identification training material or manual should call the IPR Helpdesk at 562-980-3119, ext. 252, or the IPR and Restricted Merchandise Branch, Regulations and Rulings at (202) 325-0020.

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(GEN 12)  链接 USIP

非执业实体 (NPE) 过去十年在美国的专利诉讼 (专15)

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我们从一个有趣的角度来看一下Dennis Crouch 教授在他的 Patently-O 博客 里发
表的，由 PriorSMart 收集的美国专利诉讼数据：

在过去10年，在美国送告状最多的专利原告前10名，其中3名是非执业实体 (Non-practicing
Entities, or "NPE", 难听的叫他“专利蟑螂”）。就是不算 NPE 其中的第三名
（因为他提控的案件大多是虚假专利标识案件，因而不是真正的专利诉讼），剩下的
两名 NPE (Acacia, 和 Ronald A Katz Technology Licensing）过去十年在美国合
共提交了297 件专利诉讼案件，这是由前10名专利诉讼原告合计提控的专利诉讼案
件总数的25 ％。在这些案件里，光这两个 NPE 就合计提控了 2395 名被告，是被前10名
专利诉讼原告控诉的被告总数的44％。


而且根据普华永道 (PriceWaterhouseCoopers) 2010年专利诉讼报告，NPE 提控的
专利诉讼，损害赔偿平均是执业专利拥有实体作原告的案子赔偿的三倍!! 该报告也没有
解释为何有不少大型企业 (例如博世，3Com公司，飞利浦等) 都选择将已被侵权的
专利转让给 NPE。

想想看，为什么没有生产或使用专利的企业，会有这么多的专利诉讼，而且成果丰
硕？  这又如何影响中美贸易？容后再详。


(PAT 15)    链接USIP

保护创意，避免侵权 - 美国知识产权在线视频讲座 (普11)

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请看许而敦教授在线视频(6节)美国知识产权讲座，

标题：

“保护创意，避免侵权“


第一节：介绍, 保护创意，专利（一）
第二节：专利（二）
第三节：商业秘密
第四节：版权保护，开放源码软件
第五节：商标
第六节：合同保护，有关发明的名言

http://www.usip.com/news/UsipMedia/media.html
________________________________________

Announcing Jeffrey G. Sheldon's 6-Part online Video presentation:

"PROTECTING IDEAS AND AVOIDING INFRINGEMENT"

Part One:  Introduction to Protecting Ideas, Patents (I)
Part Two:  Patents (II)
Part Three:  Trade Secrets
Part Four:   Copyright Protection, Open Source Software
Part Five:  Trademarks
Part Six:  Contract Protection, Great Quotes Regarding Inventions

http://www.usip.com/news/UsipMedia/media.html

(GEN 10)  链接USIP

IP-屏 - 查任何公司在美国的知识产权的最快方法 (普 10)

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IP-屏 (http://www.ip-screen.com)

IP-屏 是什么？

如果你知道一家公司的名字，IP-屏是目下最快和最简易的方法，可以查一下这家公
司在美国的知识产权。只要将公司的英文名字输入一遍，就可同时搜索几个美国政
府公共访问数据库（专利，商标，版权，与美国海关), 并将结果摘要载在单一个屏
幕上。

什么情况下用IP-屏搜索 ？

1。  知识产权所有权可以告诉你很多关于一个企业的资料。IP-屏搜索让你能便捷
地评估任何竞争对手的分量。

2。  IP-屏搜索，是在并购美国任何企业之调查的第一步。

3。  美国是知识产权大国。很少有美国企业，尤其是号称年资深远的字号，会没有
任何已注册的知识产权。下次你收到任何”美国企业“的商业建议，请最少用IP-屏
搜索，拈一下对手的底细。

4。 你在一个贸易展看到一个新公司。拿出你的智能手机来IP-屏搜索一下，就能知
己知彼。

5。  你在一个商展做SHOW，你的竞争对手的律师过来，说你涉嫌侵权，并要求你拿
下你的展品。一个简易的IP-屏搜索马上可以让你看看他们到底有什么权利。

6。  很难才有机会跟部门负责人(或是你上司的上司)开个会，当然需要表达一下你
对企业的认识和关注! IP-屏搜索一下，可以快速想出老板会感兴趣的一些话题。

7。  你坐在应聘的面试房间外，做一个对雇主的IP-屏搜索，可以想出聪明的谈话
要点。

8。  已放弃的商标也可以告诉你很多。用IP-屏搜索看这家公司放弃了什么商标。

9。  把一家企业所有的 知识产权放在同一页，可以给你一个很好的分析据高点(对
律师特别有用)。

我相信你会很快体验新的使用IP-屏搜索的方式和原因。请与我们分享！

(GEN 10)  链接USIP

(这里面还有当父亲的骄傲，因为这是笔者女儿的第一个功能网站。)

专利防护评估清单（Patent Protection Evaluation Checklist）(专14)

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要评估发明是否要申请专利，请问发明者：

-  这发明（产品或方法），和已公开（销售或刊物）的产品（或方法）有什么不同？


-  如果有类似的已在销售的产品或已公开的刊物，公开（销售或刊物）日期是什么？


-  这发明有什么竞争优势？更高？更快？更便宜？为什么值得花钱申请专利？

-  估计有多大市场？这个市场会长久吗？专利通常要几年后才能审批下来。

-  有实际的竞争对手吗？（没有竞争就不必花钱保护─例如，如果客户都会愿意签
合同只跟你买的话，专利就没有很大的价值。)

-  有别人会愿意支付权利金来索取专利授权的话，有专利的权利金就会较高。

-  该发明可以用商业秘密来保护吗？逆向分析的可能有多大？客户或政府会要求你
公开与此发明相关的商业秘密吗？

-  专利申请要披露“最佳模式”，这样你会损失重要的商业秘密吗？

-  “另类”保护方法，例如版权、商服等是否适用于该发明？是否应当考虑多项方
法同时保护？

-  发明者是谁？依据美国专利法，所有参与研发的发明人都有权使用或授权该发明。
如果你不能得到该发明的全部所有权，就要衡量一下是否值得花钱申请专利。

-   最少在实用专利送件申请前，应先取得专业的专利检索（Patent Search），来
决定此发明跟“先艺”有多大分别，以评估拿到专利的可能性。

-  即便是有可能拿到专利，还要实事求是地评估一下维权的可能性。如果侵权行为
很难证实，该专利的价值也会受影响。

(PAT 14)    链接USIP

美国实用专利的临时申请（Provisional Application）(专13)

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自1995年6月8日起，美国专利局（USPTO）为发明家们提供了一个新的选择，可以提
交实用专利的“临时申请”，旨在为在美国提出的第一个专利申请提供较低的成本，
从而提高美国的专利系统在国际间的竞争能力。


临时申请送件后就有权合法使用“专利申请中”的通告。


在提出临时申请的十二个月内，申请人有权将相关的正式申请（Non-Provisional 
Application）送件，从而受益于原来的临时申请优先日期（Priority Date）。以
美国专利法35 USC 119(e) 项为基础所提出的正式申请受益于以下三个方面：（1）
专利评审的优先日期和（2）专利法35 USC 102(e)项 的出版物参考日期，均以临时
申请的提交日期为准；（3）二十年的专利期限将基于后来的正式申请日期。


但是临时申请不能引用更早的相关专利申请（不论国内或国外）的优先日期。同时，
临时申请要能取得35 USC 119(e) 项的权益，必须符合35 USC 112 的“充分说明”
及“最佳模式”的要求。但临时申请不必有专利要求（Patent Claims），送件前也
不须提交发明者的宣誓或对先艺的披露。


相关的正式申请须在临时申请十二月内送件，而且仅有权收益于临时申请里面披露
的题材。所以，正式申请书里面的专利要求（Patent Claims）必须在临时申请里有
足够的支持，才能取得临时申请的优先日期。当然，临时申请也可以在送件十二个
月内改为正式申请。


因为临时申请不会被审核，所以也不会变成专利。严格而言，临时申请是一种优先
权的策略（Priority Strategy）。


临时申请有利有弊。


其优点包括：
-  较低的初时成本，如较低的专利局规费及有限的文件要求；
-  延迟审核费用；
-  可能有效地延长专利期限从专利送件计算达一年（对药物发明很重要）


其缺点包括：
-  延后专利的有效期开始日；
-  花费总数较高（因为要送件两次：临时申请和正式申请）；
-  提前国外的呈报费用（临时申请开始一年内，外国专利保护必须申请）


(PAT 13)    链接USIP

你的发明应该申请专利吗？（专12）

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为什么要申请专利？虽然你没有专利也能推广你的发明，但作为专利权所有人，你
有权制止他人在非授权情况下制造、使用、或销售你的发明，使你可以有效的攻占
市场，或把发明有偿性授权给他人。

但并非所有的发明都有足够的专利申请价值。同时也有其他类型的保护可能比用专
利更适合。本文回答一些基本问题，来帮你决定你的发明是否适合申请专利，及应
该申请那一类型的专利。

该发明是否有足够的商业价值？

第一个问题是你的发明是否有足够的商业价值，值不值得花钱申请专利？

- 最终客户会愿意支付什么价格？
- 生产和行销成本
- 每个行销链接的增值
- 销量期望
- 是否有足够的利润？

发明家去请教亲戚和朋友来决定其发明的价值，这种方法通常行不通。因为朋友和
亲戚不想伤感情，所以他们不大可能给你一个诚实的评估，而且要求熟人签保密协
议也不太好意思。

不管请教谁，专利送检前的任何披露行为都要特别小心，不仅要签保密协议，并且
还要留意不要被误认为销售行为（Offer for Sale）, 而破坏你的专利优先权。

当然，每种产品都有不同的利润构架，不能一言而概之。通常我们建议一个发明最
少应有五十万美元一年的销售额，才去考虑申请专利。

专利是不是本案最好的保护方法？

并不是所有的发明都符合申请专利的资格。另外，也可能有其他类型的保护方法，
可以更好地或更廉价地满足你的业务目标。下面是针对美国知识产权保护当中保护
发明的几种“另类”方法的简述：

(a) 版权保护。可用于保护艺术作品、软体程序、书籍、图案、有图案的包装、珠
宝设计等原创或原作，来阻止别人抄袭。美国的版权保护是自动的。版权注册价格
低廉，而且保护年限长（有效期为作者有生之年再加70年，或受雇作品发行起95年）。
例如，你的发明是一个塑料娃娃的原创设计，或其他雕塑产品设计等，版权保护都
是可行的选择。同样，如果你的发明是电脑软件，版权可以对软体程序提供充分的
保护，而使他人不可复制受保护的程序。

(b) 商业秘密保护。几十年来，可口可乐的配方一直是商业秘密，也是美国可口可
乐公司最有价值的资产之一。商业秘密保护的前提是你必须能够保持你的发明的秘
密。如果你的发明可以通过对产品逆向分析而被轻易发掘，那么该产品一旦在市场
上发售，商业秘密保护就不再有效。

(c) 商服法（Trade Dress）保护。商服法是美国商标保护法的一部分。在美国，一
个产品的非功能性外观或产品包装外观可以构成“商服”。如果由于该产品在市场
上长期的曝光率和高销量使得该外观本身产生了“第二涵义”，致使消费者认可基
于该外观意味着该产品只来自单一来源的话，该外观（商服）就可成为受法律保护
的商标。 可是，要达到“第二涵义”，该商品必须有多年的市场份额及很高的销量。
所以，商服法对新产品的外观保护并不适合。

(d) 考虑是否使用多种保护方法同时保护。 美国的多种法律保护手段可以同时应用
于同一产品设计上，并没有互相排斥的问题。所以，要是该产品设计有很高的商业
价值时，应该考虑同时使用多种方法保护。例如，一台计算机的发明可能同时包括
受版权保护的软体程序、受版权和设计专利保护的屏幕显示、和受实用专利保护的
电子集成电路组合等。

美国不同种类的专利申请

美国的专利申请有以下几种：

(a) 实用专利
(i) 临时申请
(ii) 正式申请
(b) 外观设计专利
(c) 植物专利

植物专利可用于保护任何新的繁殖和无性繁殖以及独特的植物品种。下文不详。

实用专利与外观设计专利的区别是：后者只保护工业产品的装饰性且非功能性的外
形设计。外观设计专利的优点是申请及审查程序的费用不贵，而且快件的审查效率
很高。笔者最近的一个实例：一项美国外观设计专利用快件处理，从送件到批准只
需56天！但其缺点是保护的范围比较狭窄，及不包括对功能方面或外观看不见的设
计方面的保护。

实用专利的临时申请，将另文述之。

(PAT 12)  链接USIP