美国“诱导专利侵权” 标准尘埃落地 (专21)

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2011年5月31日，美国联邦最高法院裁决Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB S.A., No. 10-6, 2011 WL 2119109 (U.S. May 31, 2011) 一案，8-1 的决定, 最高法院认为“积极诱导专利侵权”这种间接侵权需要某种知识，就是诱导者要知道被其诱导之行为本身属于专利侵权，但这种知识元素也可以由“恶意视而不见”等同。法院驳回了联邦巡回上诉法院先前采纳的“故意冷漠”的标准。

原审判决和联邦巡回法庭的裁定

Pentalpha，是香港 Global-Tech Appliances 的子公司，被起诉侵犯了法国家电制造商SEB SA的油炸锅专利。在开发其产品时，Pentalpha 购买和研究市场各种油炸锅，包括SEB的产品。 Pentalpha 并从美国专利律师获得了书面法律意见，谓其产品没有侵犯任何美国专利，但 Pentalpha 并没有告知律师，其油炸锅有法国SEB的产品的一些特性。律师的专利检索没有 找到 SEB 公司的专利。 Pentalpha 的油炸锅后来经美国客户在美销售。Pentalpha 的证人作证说他们 直到SEB在1998 年 4月起诉 Pentalpha的美国客户专利侵权，才知道这专利的存在。SEB 在 1999年8月还起诉了Pentalpha，后者答辩主张，1998 年 4月前 Pentalpha 没有积极诱导专利侵权责任，因为该日期之前它不知道SEB的专利。

一审，陪审团判决Pentalpha 诱导侵权和故意侵权。一审法院裁定赔偿约美元五百万。联邦巡回上诉法院肯定了该判决，裁定 认为有足够证据显示Pentalpha“故意冷漠”其产品是否可能侵犯了专利，于是符合了积极诱导专利侵权的心理状态元。

间接侵权

美国专利法，通常有2种方式，在被告没有直接侵犯美国专利情况下，还是可以被判有侵权责任，即诱导侵权，和辅助侵权，35 USC 271（b）及（c)。

35 USC 271专利侵权。

（b）凡积极诱导专利侵权应被视为有侵权责任。

（c）任何人出售或提供在美国销售,或进口到美国，已有专利的机器，制造，组合或合成的一个组成部分，或实行专利方法使用的材料或器具 ，而其提供的是该专利重要的部分，并知道这是特别适合用于侵犯该专利，而不是一个适用于非侵权使用的通用物品或商品，应当负担辅助侵权责任。

对直接侵权的认知构成间接专利侵权

最高法院的解释，这两个款间接侵权，都必须被告知道第三方 (直接侵权人）的行为构成专利侵权。但最高法院同时裁决，恶意视而不见足以支持必要的认知。

恶意视而不见，不等同故意冷漠

恶意视而不见有两个条件要同时得到满足：（1）被告必须有主观的认为某种事实会有高可能性存在，和(2)被告必须采取蓄意行动，以避免获知这一事实。根据最高法院的判决，这种组合适当的给予这恶意视而不见标准一个狭窄的范围，并使其比起“鲁莽” 或 “疏忽” 等法律标准更难于建立。最高法院指出，恶意视而不见学说在刑事法律里很常见，并认为没有理由不适用于民事专利案件。

法院进一步解释说，“恶意视而不见的被告采取蓄意行动，以避免证实了其行为不法的高概率，应等同实际上已知到这关键事实。“

法院驳回了联邦巡回上诉法院所主张的“蓄意冷漠“标准，因为它不符合 271(b)知识要求，而且没有要求被告必须采取蓄意行动以避免获知有关事实。

但最高法院认为， 本案已有记录的证据，足以支持证实被告 Pentalpha 是恶意视而不见，包括Pentalpha 采用了SEB 的油炸锅大部分的非装饰性功能，其选择的是 SEB 在美国以外的产品来复制，而且 Pentalpha 没有向其在美国的律师披露，它的产品“只是一 个 SEB 的油炸锅的翻版。“

看来以后在要求美国专利律师写一个产品可以自由出售的法律意见前，必须明确告诉他， 你的产品有没有模仿别人的产品。

(PAT 21)   链接USIP