如何“删除”网上侵权内容 (版4)

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假设你找到一个网站或 Android 应用程序，
抄袭你的网站内容，或有人在 eBay 或其他拍卖网站
抄袭或伪冒你的广告，应如何处理？

如果这竞争网站，供应商，或应用程序侵犯了你的知识产权，
你当然可以起诉他们。但有一个更简单廉价的方法：
你可以按照DMCA书面提出删除通知，要求谷歌，eBay，或
其他有关的互联网服务提供商，说你的知识产权受到侵犯，
并要求他们“删除”第三方侵权的内容。

美国的 DMCA 法 (数字千年版权法案，Digital Millennium
Copyright Act), 对网站主，搜索引擎及其他互联网服务商
提供有限的，针对第三方在其网站发布之内容的，著作权
侵权索赔的安全港 - 但要符合此安全港，网商在收到有效
的DMCA删除通知后，必须“尽快”删除或禁止继续通达
这侵权的材料，否则罪同侵权共犯。

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美国诉讼须知 (普8)

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做美国生意，就要适应美国的法律系统。 随着双边贸易的增长，针对中国企业的美
国法律诉讼不断上升。 不熟悉当地的法律法规，对在自己国家之外卷入法律纠纷的
公司是很难克服的困扰。

在美国司法面前，最神圣的游戏守则是不能说谎造假。举例说，民事诉讼，输了最
多赔钱了事，但在诉讼过程中发假誓或提供伪证，本身就可构成刑事责任。而且法
庭绝对有权根据假誓或伪证来制裁罪方，甚至可判其全案皆输! 发假誓当食生菜，
在美国打官司一定后患无穷。

美国民事诉讼跟其他国家最大的分别是“取证程序”(DISCOVERY) - 诉讼双方都可
向对方提出取证要求，例如包括：

(1)  要求回答(有限的)书面问题 (INTERROGATORIES);
(2)  要求提供与案情有关的文件 (REQUEST FOR PRODUCTION OF DOCUMENTS);
(3)  要求承认与案情有关的事实 (REQUEST FOR ADMISSIONS); 或
(4)  在宣誓条件下录取对方口供 (DEPOSITION UNDER OATH)。

有时当事人会问律师一些尴尬的问题，例如为何要给对方提供可能伤害到客户的信
息或文件。律师只能照实回答 - 这是美国法律的要求，对方不问，当事人没有义务
志愿提供信息；但如对方按照取证程序提出取证要求，当事人不得不答，也不得不
提供文件，否则法庭有权制裁。如果律师明知故犯，积极协作当事人隐瞒事实，律
师也有刑责，甚至可被停牌。 这是实话，但要是客户听不进去，就会对其美国律师
心存猜忌，大幅度增加合作的难度。

另一点须注意的是美国二审法院的权限 - 跟很多其他国家不一样，美国二审法院通
常只有权质疑一审法官在法律解释上存在的问题，而无权重新听证!  一审法院已经认
定了的“事实“，不管在二审，终审，都会被上诉法庭尊重及接受。当事人只有一
次阐述事实的机会，尽在一审。

输了官司，拍拍屁股把门一关，改个新行号在邻街新张大吉，下星期又是一条好汉 -
可这种“策略”，在美国不一定可行。美国的司法体系对强制执行被告赔偿比较
积极， “判定债权人”(JUDGMENT DEBTOR) 有权追踪败诉者每一个财产(包括公司
无形资产如商标，客户等)，以确保没有隐瞒；而且转移资产或脱产以避免被执行征
收，会有刑事责任，刑及所有协作的个人，后果严重。

做美国生意，就要明白避免诉讼的重要性；一旦被诉，一审就必须全力以赴。

(GE8)  链接USIP

全国性“一级“知识产权律师事务所 (普7)

美国新闻与世界报道 (下简“美国新闻”)， 为美国流行杂志，每年出版
刊物排名美国的知名机构。 2010 年，为出版美国新闻 - 最佳律师
“最佳律师事务所”刊物,美国新闻 在全国广泛调查： 9514客户端 -
包括财富100强所有公司，和财富1000强企业里587家提供评价，以及
8842事务所执业律师提供区域评价。调查收集律师事务所声誉的数据，
又客户评价是根据对律师事务所的专业知识，成本效益，文明程度，
以及是否会介绍其他客户给该事务所等。  定量和定性的数据全部被
合并成一个整体的"美国新闻 - 最佳律师事务所"的总体得分。

被列入排名的 8903家美国律师事务所里，只有24 家知识产权律师事务
所被评为全国性“一级“。

我所 Sheldon Mak & Anderson 荣幸为仅有的中/小型事务所被评为
全国性“一级“知识产权律师事务所。

大所的人才，没有大所的价格。

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美国专利局临时程序：专利效期调整（PTA）的重新计算 (专10)

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专利局公告谓：“美国专利局会根据临时程序，免费重新计算对某些专利效期调整之要求。
应用的是2010年3月2日发出之专利，在专利发行180天内提出的效期调整要求。但此程序
仅适用于Wyeth案例提出之可能错误。"

关键是，专利局并没有说同时放弃在专利发行180天必须以民事诉讼提出对专利局任
何效期调整决定的异议。所以这180天窗口使用需慎之。

1994年前，美国实用专利有效期是发行日起算17年，因此专利局审核过程的延误，
对专利效期影响不大。但自从新法将专利效期改为优先日期(例如送件日)加20年，
专利局审核过程的延误就会大大缩短专利有效期。1994年的新规则，申请人通过专
利效期延长申请，可以避免由于专利局某些类型的延误引起的效期缩短。例如按35USC154(
b)(1)(A) 条款，如送件14个月内不发审核报告，或收到申请人对审核报告的答辩4个
月内没有批复，又或申请人完付发行规费后4个月专利还没发行，均以“专利局延误
一天，效期延长一天”的标准调整。又例如按35USC154(b)(1)(B) 条款，审核超过
3年，在某种适当情况下，也是延误一天，专利效期延长一天。

从94年至今，专利局在上述法规(1)(A)和(1)(B)有重叠时，立场是只给(1)(A)或(1)(B)两
个算法比较长的一个效期延长。

2010年1月7日，联邦巡回法庭在 Wyeth and Elan Pharma v. Kappos 一案判决专利
局可能很多情况下是算错了，因为(1)(A)跟(1)(B)只有在送件第3年后才可能重叠。

(PA10) 链接USIP

通用名称，加个“.COM"也不算受保护之商标 (标8)

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在美国商标法下，产品或服务的“通用名称”，不能注册，也不受保护，任何人也
可以使用于有关的产品或服务。其法的逻辑是，如果允许一方注册一个通用名称为
商标，而能阻止别人使用该名称来形容有关的商品，这是不公平的。

早些年前，在世界互联网热潮初期，很多网站企业家都去抢注很常用的通用名称为
网址，例如DRUGSTORE.COM, CAR.COM, BOOKS.COM 等。有了网址，更想要以联邦商
标注册来加强保护，于是美国联邦商标局档上是有不少的“ 通用名称加个 .COM”的
商标申请。好几年下来，商标局都紧守其一贯主张，谓使用通用名称，加个“.COM"来
售卖与其名有关的产品或服务，不算受保护之商标。这些申请案件层层上诉，到2009年
美国联邦巡回法院(CAFC)在两件类似的案例作出同样的判定，终算尘埃落地。

CAFC 判定 HOTELS。COM，及 MATTRESS。COM，均属通用名称，不能注册，也不受保
护。

后话：今天如果你敲进BOOKS.COM的网址，你会被自动连接到barnesandnoble.com
的书店网站。又："DRUGSTORE.COM"已注册，但注册者声明其对DRUGSTORE一词没有
排他权利(如商标所示除外)。

(TM8) 链接USIP

反剽窃网站用学子作品属于合理使用，并没侵权 (版3)

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天下文章一大抄，在美国学府此语不虚，尤其互联网流行，学生作文抄袭之风，禁
之不尽，于是很多中学和高校都要求学子将其文章上传到指定的反作弊网站，先自
动审查过没有抄袭，才能交卷加分。

Turnitin.com，是美国比较有名的反剽窃网站，但其使用条件是学生上传的作品会
自动成为其永久收藏的一部分。有学生使用者不服，将Turnitin.com告将官里，谓
其在原创性检查外的任何使用(例如用该作品来检查其他作品)，尤其任何收费的使
用，均属非法侵犯学生作品之版权!

一审被告得胜，在上诉一案，第四巡回法院判定Turnitin.com的使用属于“合理使
用”而不算版权侵权，因此更不必判定学生上传作品前同意的电子合同是否有效。
巡回法院又谓turnitin.com的使用是“变革性”(transformative)的，基本上不涉
及作品的文学元素，因此不属版权侵权。

巡回法院又判定Turnitin.com可以计算机欺诈与滥用法, the Computer Fraud and
Abuse Act, 18 U.S.C. 1030，在初审庭反控原告使用他人密码(password)，未经turnitin.
com授权访问其网站。以后你想用别人的password上网，要先想一下后果!!

后话：Turnitin.com 也有中文服务，谓其“原创性检查和剽窃防范服务有助于学生
和教师识别各种形式的剽窃。”可是不知在美国境外是否能进接其网站。

(COP3)  链接USIP

产品外观设计的保护，版权/外观设计专利/商服保护，孰优？ (专9)

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从创新产品的供应商观点而言，如果能保有其设计的排他性，就最少在一定时段里
可以拱卫该创新产品的高利润。但如果这个创新产品的新颖性，并不足以支持申请
美国实用专利(Utility Patent),例如该产品主要的新颖点是其外观及没有功能的设
计，基本上有以下几种注册保护方法：

1。  最快，最经济的办法是版权注册。好处包括审核“低门槛”，100年的有效期，
“两星期”就可办好的快件(普通件约6个月)，注册后可在海关档关。但限制是很多
产品的外观设计并不符合版权注册的最低需求。

2。  美国外观设计专利也很有效。大约14个月的审核期，14年的有效期。审核门槛
比实用专利低得多(据Dennis Crouch's Patently-O博客报导，2009年发出的美国外
观设计专利，只有 1。2% 是以“现有技术” 基础被排斥；又据专利局的最新年度
报告，财政年度2005到2009，外观设计专利的批准约为90％!!可以说根本没有实质
审查)。

3。  知名度已很高的产品外观设计，也可以“商服”(Trade Dress)尝试取得美国
联邦商标注册。但要提供证据证明该商服(产品外观设计)已在消费者目中达到了
“第二含义“，实际作为商标来标明该商品的来源，因此审核门槛和费用比较高，
审核时间也很可能比较长。但注册有效期可以“无限”，注册后亦可在海关档关。


产品当然也可同时申请多种注册。

(PA9) 链接USIP

公开悬奖谋取“商业秘密”，是否合法？ (秘1)

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根据硅谷Murcury News新闻网站14日电：电脑制造商苹果已发律师函告诫Valleywag
(Gawker媒体属下一个技术八卦网站) 收回其高达10万元之公开悬奖来谋求Apple匾
式电脑的情报，因为这种行为已经涉及加州的商业秘密法律。可是收信后，Gawker媒
体坚持它会继续悬奖50000美元求一张苹果首席执行官乔布斯拿着该电脑(如果它确
实存在的话）的照片，或10万美元与此电脑共度一个小时，但同时建议提供者应该
“留在法律范围内”。Gawker媒体并谓Apple的律师函就是迄今对Apple匾式电脑的
实际存在最具体的证据。此地无银三百两？


公开悬奖谋取“商业秘密”，是否合法？ 我看这又是一个“打完才知到”的法律问
题。

(TS1)  链接USIP

想要拿专利，又要留一手，后果很严重 (专8)

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在美国申请专利算是一项公平交易：发明人得到20年的排他性权利，回报是必须完
整地公开如何实施其发明。专利法35USC112第一项要求专利申请说明书必须形容如
何制作和使用该发明，使有关行业的从业技术人员，在看过说明书所披露的材料后
就能够懂得如何制作和使用该发明。这“使能够”要求是美国专利申请的一个要点。
又35USC112第三项要求专利申请说明书必须形容履行该发明设想的“最佳模式”。
最佳模式的要求是以防止发明人不按照规定充分披露其发明，拿到专利但又同时保
留自己的最好的艺术实践。

专利文件是否有足够的披露，俾使所属技术领域的技术人员能够实现该发明，及是
否已包括最佳模式，很多时是专利官司的争议主题。

从表面来看，中国专利法专利申请文件的要求也有类似的“使能够”要求：

“第三章  第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及
其摘要和权利要求书等文件。 。。。  说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、
完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。
摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。 。。。  权利要求书应当以说明
书为依据，说明要求专利保护的范围。 ”

但以笔者的经验，从大中华圈(例如大陆，和台湾等)送件来美国申请的专利案件，
尤其如果原稿是以中文为基，有不少都没有达到美国专利法的“使能够”要求。发
明人不想披露“最佳模式”，更是常有的难题。



如何才能使专利申请说明书要能完整，详情请参考笔者事务所合作伙伴Jeffrey Sheldon著作，“如何撰写专利申请”(由美国 Practising Law Institute出版)。

(PA8)  链接USIP

艺而优则商 - 商标先好安排 (标7)

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娱乐界的名人，兼商者在所不少。Madonna娜姐的前夫，名导Guy Ritchie盖历奇(近
作包括新电影“福尔摩斯”)，为其啤酒厂生意铺路，早一阵申请了好几个啤酒商标，
例如：

Bitta Ritchie (“苦 历奇”)
Ashcombe Ales (Ashcombe 是他老人家豪宅的大名)
Punch Bowl Beers (“Punchbowl" 为其在伦敦酒吧之名)
Punch Bowl Ales

老盖的知识产权组合，现在又多加了 Punchbowl Records, 一个全新的音乐标签。

看来不是盖的。

(TM7)  链接USIP

2009年美国专利排行榜 (专7)

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2009年，拿到美国专利最多的公司前十名为：

(美国)  IBM 4，914
(南韩)  三星   3，611
(美国)  微软 2，906
(日本)  佳能 2，206
(日本)  松下 1，829
(日本)  东芝 1，696
(日本)  索尼 1，680
(美国)  英特尔 1，537
(日本)  精工爱普生 1，330
(美国)  惠普 1，273

IBM 已17年连冠。该公司并宣告将推出销售其专利组合管理软件，及相关的咨询服
务，可以帮助企业评估自身的专利组合，指引新的专利发展方向，并调整其业务需
要的专利战略。

根据世界知识产权组织(WIPO)公布的统计数字，2008年，中国华为的1737份申请，
在专利合作条约（PCT）系统里排名世界第一。大中华圈 ，已是公认的世界工厂。
我们希望不久就见到众多的华商以雄厚的知识产权，包括专利，来保护企业的利润
和发展。

(PA7)  链接USIP

谷歌搜索引擎用户介面外观设计专利 (专6)

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谷歌的搜索引擎入门用户介面，已取得美国外观设计专利(D599372)。

精简的设计，却共列10名发明人。原案2004年3月送检，本案2006年3月划分，2009年9月1日发出专利，先后审核了5年半。外观设计专利有效期14年(到2023年)。图中以虚线表示的均不属本专利范围或限制内。

(PA6)  链接USIP

美国设计专利申请，审核要多久？ (专5) (版2)

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2009年底，美国发出的设计专利案件平均审核时间约为14 个月。对比1990年头的32个
月，这已经是很大的改进。可是与版权申请(在很多个况下，美国设计专利与版权的
保护是重叠的)平均5到6个月(普通件)的审核时间，或两星期快件审核，当然后者有
优势。下次你要申请保护产品外型设计，不要忘了比较设计专利与版权哪一个可取。

(PA5) (COP2)  链接USIP

“绿色触摸”- 网络能源效率发展新标准 (普6)

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随着数据传输的急剧增长和视频通信，全世界信息和通信技术产业的二氧化碳排放
量和电力成本将以几何级增长。阿尔卡特朗讯（纽约证交所：ALU）的贝尔实验室，
最近公告其领导的绿色触摸倡议，要发展技术，期望把世界上的网络能源效率提高
1000倍。 这个想法是从头来过，从新开发网络架构和设备，以减少全球通信网络
（包括因特网）的功耗。

绿色触摸团 (Green Touch Consortium)，15个创始成员，包括例如AT＆T（股号：
T），中国移动（股号：CHL），Telefonica SA（股号：TEF），Freescale半导体，
美国麻省理工学院的电子研究所，南韩三星的尖端技术研究所，以及贝尔实验室等。
该倡议是由贝尔实验室领导，因为它的科学家和工程师们想出了一个初步研究结果，
表明在理论上今天的网络可以有一万多倍的能量效率改进。 科研资金将来自该团的
成员和各国政府；由此产生的知识产权将被团的成员分享。

绿色是环保的颜色，也是美钞的颜色。看来这种触摸，是希望一摸就美钞绿涛汹涌，
商机无限。

科技单打独斗的年代已然不再，行业合群研究拟定标准，是攻占制高点的良方。例
如大中华圈今天已是光伏能源生产要地，制造商世界最多。我们期望早日见到华商
当上领头羊，拟定行业标准 (要能推广太阳能板防火标准，在受热时不能排放毒气，
中国的多晶硅很可能就会比碲镉薄膜更有竞争力)。

(GE6)  链接USIP

批发销售代表，没有书面合同，三倍赔偿。 (普5)

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作为制造商或批发商，你可知道，在雇用独立批发销售代表时，必须有书面合同，而
此合同必须包含法律明文规定的条款!!

加州民法第1738.10-1738.17条 (其他州也有类似的条款)指定无论制造商，批发商
或分销商，在使用一个批发销售代表以征求至少部分在美国的批发订单，应当订立
书面的销售合同。该合同需包括以下所有：
   （1）佣金的核算率和计算方法。
   （2）佣金的支付时间。
   （3）分配给销售代表的销售区域。
   （4）销售代表的领域和客户例外(不包括那些)。
   （5）任何对佣金的扣款(如果有的话)。

雇用商并需在付佣金时，向销售代表书面提供以下资料：
   （1）佣金是支付那些订单，包括客户名字和发票号。
   （2）每个订单的佣金率。
   （3）任何对佣金的扣款的计算。

雇用商如故意不订立书面合同，又或故意不按合同支付佣金，销售代表可在民事案
件要求三倍证明损失。又胜诉方可得合理的律师费及其他诉讼费用。


(GE5)  链接USIP

绿巨人版权属谁？ (版1)

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迪斯尼公司最近才以40亿美元收购了Marvel娱乐，其收购的知识产权包括一系列世
界有名的漫画人物，例如X-人，神奇四人组，绿巨人，铁人，蜘蛛侠，雷神，复仇
者等。这些有名的超级英雄人物，相关的电影和印刷品在全世界有几十亿“粉丝”，
利润丰厚，价值岂止连城。

杰克科比是著名的漫画艺术家，Marvel娱乐拥有的最有价值的漫画人物，科比都是
主要的创作塑造者。2009年9月，当迪斯尼还在跟Marvel娱乐谈判之际，代表柯比继
承人的律师向45家娱乐出版商和电影制片人发出法律通告，谓将以版权继承人身份，
在数年后终止许可，并将这些超级英雄人物的版权收回。这主张涉及数百甚至上千
亿美元的权益，整个娱乐行业都大为震动。

美国版权法历经娱乐事业的说客多年的游说，改的错琮复杂。15 USC 304 的确允许
版权创作者或其继承人，在有限情况下终止许可，并将版权收回。

新年一过，迪斯尼先打出第一枪，在纽约曼哈顿美国联邦法院提控柯比继承人等，
主张科比为Marvel娱乐的创作均属“受雇创作”(work for hire),所以柯比和其继
承人等均无权要求将版权收回。

看来这件官司最少要打好几年，漫画人物超级英雄的娱乐事业，也可能从新洗牌。

     (COP1)  链接USIP

一个动议 - 两亿九千万之别 (专4)

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2009 年9月，美国联邦上诉巡回法庭，在 Lucent Tech. Inc. v. Gateway Inc.,
580 F. 3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009) 一案决定推翻原审法庭对微软作出之美
元三亿五千七百万专利侵权判决 (原告是 Alcatel-Lucent, 产品是微软的 Outlook
电邮).  同年12月，同样的上诉法庭在 I4i LP v. Microsoft Corp., Case No. 2009-1504
(Fed. Cir. Dec. 22, 2009) 一案决定维持原审法庭对微软作出之美元两亿九千万
专利侵权判决 (原告是 I4i, 产品是微软的 Word 文书处理).

两件案子里，微软都提出主张原告证据不足，那为何结果完全不同？ 这两个案件之
间有一个很大的审后程序的不同，或可以解释在不同的结果。微软在 Lucent 案结
以后，但在陪审团作出判决前，根据联邦民事程序条例第50条 (FRCP 50) 提出动议
(motion for JMOL, or judgment as a matter of law),要原审法庭根据法律判决
微软在赔钱问题上胜诉；但微软在 I4i 案并没有提出同样的动议。

上诉巡回法庭在 I4i 一案上诉审结书明确指出，这两个案件程序的不同，分别是微
软在I4i 一案里不能在上诉时主张原告对赔偿费问题证据不足!  一个动议，差不多
三亿美元的分别!     (PA4)   链接USIP

虚假专利标记 - 五百大洋一件 (专3)

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在美国，如果专利持有人授权售卖的产品没有正确的专利标记，维权时可能有困难
要求赔偿。因此专利标记是专利维权的重要环节。

可是如果没有拿到专利就把“专利”标记放在产品上，或没有申请专利就乱用“专
利申请中”(Patent Pending)标记,均属违反美国专利法。 例如违反35 U.S.C. 292，
把“专利”标记放在没有拿到专利的产品上，并意图欺骗公众，每项罪行可罚款500美
元。 以前不清楚之处是什么才算一项虚假专利标记的“罪行”- 是每一次虚假行为
计算，还是每一件违规的物品计算。

2009 年底，美国联邦上诉巡回法庭，在Forest Group, Inc. v. Bon Tool Company
(Fed. Cir. No. 2009-1044, 12/28/09) 一案决定，“罪行”是以每一件违规的物
品计算。这意味着，如果一次过有10,000件产品被错误地标有虚假专利标记，而且
被判定“意图欺骗公众”，罚款可达到500万美元!  就是能证实假标志是一个无辜
的错误，也最少要花几万美元或以上的高昂诉讼费用。

美国法律下，“诚信”是对“意图欺骗公众”这指控的有效答辩，而根据律师意见
当然就是诚信的表现，因此我们建议我们的客户在把“专利”标记放在产品上前，
最好先咨询专利律师，拿到书面意见，可以有效捍卫“意图欺骗“的指控，是高效
费比的”保险”。   (PA3)  链接USIP