知识产权并不局限于高科技 (普22)

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看看美国海关最近挡关，没收普通安全帽, 所用的商标注册!!

Goods and Services

IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Personal protective or safety equipment, namely, hard hats, safety helmets, and protective caps. FIRST USE: 19771130. FIRST USE IN COMMERCE: 19771130

Description of Mark

The mark consists of three heads, which could also be described as ribs or ridges, superimposed on the crown of a hat and a flat medallion or badge superimposed on the front of a hat. The dotted lines shown on the drawing are for purposes of positioning only and do not comprise a feature of the mark.

Goods and Services

IC 009. US 039. G & S: PROTECTIVE OR SAFETY HELMETS AND HATS. FIRST USE: 19431001. FIRST USE IN COMMERCE: 19440121

Description of Mark

THE MARK CONSISTS OF THREE PARALLEL HEADS OR RIDGES SUPERIMPOSED ON THE CROWN OF A HAT

美国外观专利只有效 14 年。商标可是“永远”有效的。 而且看那保护范围之广!
只要有 “帽顶三道平行的小岭”，都属侵权!!

有价的知识产权绝对并不局限于高科技或专利。国家政策鼓励专利，计划中国每年
的专利送件在几年内超过两百万件，达到世界之冠，及中国的专利体系资助中国企
业到外国申请专利等，这都是好事。但就效费比而言，提高中国企业的版权知识，
以及增加在海外（尤其在美国）的商标，版权注册和维权，都可以大力提升中国出
口企业的合理利润。

(GEN 22 )  链接USIP

积极诱导专利侵权 - 补充 (专 22)

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中国专利法，好像没有间接专利侵权的责任，而只能控告直接在境内售卖或使用已有
专利的产品者。在美国则有间接侵权一说，积极诱导专利侵权， actively induce
infringement， 是间接专利侵权的一种。

如果被告的生产，销售等行为都发生在美国境外，就没有直接对美国专利侵权。
但如果其行为积极地诱使或导致别人 (例如其在美国境内的下游客户等) 直接侵权，
这积极诱导者还是可有专利侵权的责任。

什么行为属性积极诱导专利侵权？ 例子可以包括：

1。美国境外的供应商，其产品到最后在美国销售并对该专利侵权。
2。 有控制权者(例如母公司或本公司的老总，不管在境内或境外)，以实际行为导
致子公司在美国对该专利侵权。
3。 专利的要求是使用方法。销售者卖的是多用途的产品，但产品包装包括教人如
何使用这产品来实施这专利要求的方法 (教人侵权)。

以前的案例，如果积极诱导者明知受其诱导的行为会是专利侵权，就会有专利侵权
责任。举例说，明知美国有专利，还接单(在海外)生产售卖有美国电力规格 (如 UL)，
打美国客户商标和包装 的产品，那下游客商在美国售卖是直接侵权，海外供应商也
就很有可能被判积极诱导专利侵权。

SEB 案澄清的是，积极诱导者不可以恶意视而不见 SEB 在美国会有专利权。

(PAT 22)   链接USIP

美国“诱导专利侵权” 标准尘埃落地 (专21)

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2011年5月31日，美国联邦最高法院裁决Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB S.A., No. 10-6, 2011 WL 2119109 (U.S. May 31, 2011) 一案，8-1 的决定, 最高法院认为“积极诱导专利侵权”这种间接侵权需要某种知识，就是诱导者要知道被其诱导之行为本身属于专利侵权，但这种知识元素也可以由“恶意视而不见”等同。法院驳回了联邦巡回上诉法院先前采纳的“故意冷漠”的标准。

原审判决和联邦巡回法庭的裁定

Pentalpha，是香港 Global-Tech Appliances 的子公司，被起诉侵犯了法国家电制造商SEB SA的油炸锅专利。在开发其产品时，Pentalpha 购买和研究市场各种油炸锅，包括SEB的产品。 Pentalpha 并从美国专利律师获得了书面法律意见，谓其产品没有侵犯任何美国专利，但 Pentalpha 并没有告知律师，其油炸锅有法国SEB的产品的一些特性。律师的专利检索没有 找到 SEB 公司的专利。 Pentalpha 的油炸锅后来经美国客户在美销售。Pentalpha 的证人作证说他们 直到SEB在1998 年 4月起诉 Pentalpha的美国客户专利侵权，才知道这专利的存在。SEB 在 1999年8月还起诉了Pentalpha，后者答辩主张，1998 年 4月前 Pentalpha 没有积极诱导专利侵权责任，因为该日期之前它不知道SEB的专利。

一审，陪审团判决Pentalpha 诱导侵权和故意侵权。一审法院裁定赔偿约美元五百万。联邦巡回上诉法院肯定了该判决，裁定 认为有足够证据显示Pentalpha“故意冷漠”其产品是否可能侵犯了专利，于是符合了积极诱导专利侵权的心理状态元。

间接侵权

美国专利法，通常有2种方式，在被告没有直接侵犯美国专利情况下，还是可以被判有侵权责任，即诱导侵权，和辅助侵权，35 USC 271（b）及（c)。

35 USC 271专利侵权。

（b）凡积极诱导专利侵权应被视为有侵权责任。

（c）任何人出售或提供在美国销售,或进口到美国，已有专利的机器，制造，组合或合成的一个组成部分，或实行专利方法使用的材料或器具 ，而其提供的是该专利重要的部分，并知道这是特别适合用于侵犯该专利，而不是一个适用于非侵权使用的通用物品或商品，应当负担辅助侵权责任。

对直接侵权的认知构成间接专利侵权

最高法院的解释，这两个款间接侵权，都必须被告知道第三方 (直接侵权人）的行为构成专利侵权。但最高法院同时裁决，恶意视而不见足以支持必要的认知。

恶意视而不见，不等同故意冷漠

恶意视而不见有两个条件要同时得到满足：（1）被告必须有主观的认为某种事实会有高可能性存在，和(2)被告必须采取蓄意行动，以避免获知这一事实。根据最高法院的判决，这种组合适当的给予这恶意视而不见标准一个狭窄的范围，并使其比起“鲁莽” 或 “疏忽” 等法律标准更难于建立。最高法院指出，恶意视而不见学说在刑事法律里很常见，并认为没有理由不适用于民事专利案件。

法院进一步解释说，“恶意视而不见的被告采取蓄意行动，以避免证实了其行为不法的高概率，应等同实际上已知到这关键事实。“

法院驳回了联邦巡回上诉法院所主张的“蓄意冷漠“标准，因为它不符合 271(b)知识要求，而且没有要求被告必须采取蓄意行动以避免获知有关事实。

但最高法院认为， 本案已有记录的证据，足以支持证实被告 Pentalpha 是恶意视而不见，包括Pentalpha 采用了SEB 的油炸锅大部分的非装饰性功能，其选择的是 SEB 在美国以外的产品来复制，而且 Pentalpha 没有向其在美国的律师披露，它的产品“只是一 个 SEB 的油炸锅的翻版。“

看来以后在要求美国专利律师写一个产品可以自由出售的法律意见前，必须明确告诉他， 你的产品有没有模仿别人的产品。

(PAT 21)   链接USIP

诚信篇 - 美国商标申请 (普21) (标12)

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这样的一张广告传单，有什么新奇吗？


这广告传单是实例，是美国商标局档案里的“标本”，申请人用这个来证明申请公
司已使用该商标 (包括“美国加州牛肉面大王”) 在商标注册的服务清单所有项目上。
谨上载搏君一灿，和作负面教材。
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前文说到，美国知识产权领域，着重诚信为基，这在商标申请案里，又如何应用？

其一，在美国申请全国性的(联邦)商标注册，必须先“使用”该商标以后，注册证
书方可合法颁发 (基于外国商标之注册为例外)。 “商标使用”是术语，意指在美
国国会能有管辖权的商务领域 (例如美国跨州,或跨国的商贸) 内经常性使用才算。

外国公司在美国有多少种方法申请全国性的(联邦)商标注册？ 答案是3-1/2。
(1)基于美国使用后申请；(2)基于意图使用的申请(ITU)； (3)基于国外商标注册(或
待决的国外商标申请)； 或 (3-1/2)从海外以马德里议定书程序申请。 送件后，实质性
审核标准基本相同。

方法(1)和(2)，申请人在不同的时段都需要以宣誓方式向商标局呈交实际已使用该
商标在上的产品(或服务)清单。如果商标申请人在这宣誓书中“过度声言”(over-claim)
，该案子随着时间的过去，很可能会变成无可药救，注册可被注销。常见的例子是
商标申请者在基于意图使用的申请里包括了很多的产品，惟该商标只是使用在一，
两种产品上。到申请批准后，申请人却一古脑儿把所有的产品写进使用宣誓书中：
这肯定是过度声言。问题是，使用宣誓书递交给商标局以后，就很难修改，于是可
能整个申请案件要推倒重来。要是在需要诉讼维权时才发现，又或跟随时间的过去，
第三者因其使用类似的商标而已有介入权，那就更难处理。

我们的经验法则是，要是申请书上所列的产品超过4-5种，呈递使用宣誓书时都要特
别小心。


其二，上述的商标申请方法(1) 和 (2)，在呈交使用清单同时，还要给商标局呈交最
早的商标使用日期，和商标使用的标本。在这个地方不诚实，后果也很可能是商标
注册被注销!
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上面广告传单是实例，是美国商标局档案里的“标本”，申请人用这个来证明申请公
司已使用该商标 (包括“美国加州牛肉面大王”) 在商标注册的服务清单所有项目上。

看官：明眼人是一看这所谓“广告传单”就知这是编造的，根本不可能是该商标在
美国使用的标本。所以我所主张该注册“不诚” --申请人根本就没有在“最早使用
时间”使用过这个商标在本案商标注册的服务清单上的所有项目!  结果我们客户全
胜，把这已注册的商标注销。

本案商标注册的服务清单包括“住宿局，即旅馆，酒店，旅店，酒店，餐厅和酒吧
服务，为旅客预订酒店房间，食品和饮饮食;咖啡馆，餐厅，食堂服务，自我服务的
餐厅。”

用“牛肉面大王”这名字来经营旅馆和酒吧服务，也确有点天荒夜谈，看来文化的
隔阂，并不只单是客户方，而是一位不懂中文的美国商标律师，也没有想过到底可
能性有多少，而照单全送。

(谜底：上面广告传单线索包括：1。蹩脚的英文，美国的印刷商付印前应该会修改；
 2。没有面馆会在无但书的情况下送食物 -- 尤其说要送“怪味几”。3。也从没有
听过牛肉面馆的咖喱牛筋饭面 “只收” 25块美元一客 (看来是把 RMB 和美元弄
混了)。 4。客人 45块美元的消费，才送一瓶矿泉水？ 5。 礼物“来就送”？！6。
卖牛肉面，但广告没有中文。7。面馆的地址电话，一概欠奉。)


(GE 21) (TM 12)   链接USIP

诉讼“不诚”，可致全盘皆输 (普20) (专20)

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美国有人迷信“黑色星期五”。 2011年5月13日，对输掉两件相关的专利上诉案件
的美国电子业巨头 Rambus, Inc. 而言，其公司市值一天蒸发了3亿多美元 (约 18%)，
这个星期五是的确够黑的!

Rambus公司的主打是内存芯片技术，其主要收入来源是以诉讼维权，要求其他芯片
制造商付权利金买专利许可。 过去十年，Rambus公司对一长串芯片技术公司提出了
专利诉讼，例如三星电子2010年1月的和解可能要付九亿美元给Rambus。可说芯片同
业对其不满，并非起自今天 - 以前也有说法是埋怨 Rambus 在并没有告诉同业它将
会有专利之情况下，将其专利内容写进国际芯片技术相容规格里，于是乎同业几乎人人
有份”中招“。

这星期五的两个案子是美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 的：Hynix Semiconductor
v. Rambus, 09-1299 and Micron Technology v. Rambus 09-1263。Rambus 的对手
分别是韩国的 Hynix，和美国的美光科技。相关的上诉问题主要是，Rambus 在开
始诉讼前的“预备工作”， 是否构成应该处罚的毁灭证据行为。

根据法院的记录，在开始专利权诉讼前，Rambus公司至少举行两次“切丝天”作为
战略的一部分，其员工销毁了最少300盒9,000至18,000磅的文件。尽管销毁文件的
书面理由是文件已超保留期，但员工们被教导要寻找和保存有用的文件，例如将有
助于证明了Rambus公司的知识产权的文件。

虽然面对同样的基本问题，美光与Hynix两案在审判庭的判决截然相反：美光案的审
判法官判决 Rambus 的行为属毁灭证据，而且严重性达到要以撤案作为制裁。但
Hynix 案的法官的结论却是没有发生可以制裁的毁灭证据行为。

上诉的主要辩解主题是，在 Rambus 员工销毁文件时，有关的专利诉讼是否已
是“合理可预见的”("Reasonably Foreseeable"), 而从而引发Rambus公司有责任
保全证据。

Rambus公司主张，“合理可预见的”诉讼必须是“迫在眉睫”的，至少在这个意义
上，是“很可能”的，和“没有重要但书”的。  美光公司和 Hynix 就当然持相反
的主张。

CAFC五名法官组成的小组一致认为：“合理可预见的”标准不携带"迫切"要求。

用这个标准，上诉法院决定了美光案的审判庭法院判决 Rambus 行为是可以制裁的
毁灭证据行为, 并没有明确犯错。CAFC指出，（1）Rambus公司的文件保留政策并不是
为了企业管理的目的，而是要 支持Rambus公司的诉讼策略;（2）Rambus公司已知有关
的制造商专利侵权活动；(3）Rambus 在销毁文件前已进行了几个诉讼前步骤的推进；
（4）Rambus公司是专利原告，是否提起诉讼，主权在握；以及（5）Rambus公司和
DRAM制造商之间的关系不是业者互惠互利而后来变坏，而是从头就有自然对抗性。

同样，对 Hynix 案审判庭作出谓：“有关的专利诉讼并非已是合理可预见的”判决，
上诉法院五名法官一致认为该判决错误，发还重判。

对外国企业而言，这个案子又一次展示了美国司法部门对诉讼诚信的保护 -- 求诚
很多时比求真 (例如原告的专利是否真的有效，被告是否真的侵权等) 更重要。在
美国，如果诉讼当事者采取不公手段防碍诉讼对手求真, 例如在诉讼已是“合理可
预见的”情况下不去保全证据，法庭可制裁该当事者，例如剥夺其主张，抗辩，甚
至参与诉讼的权利。

(GEN 20) (PAT 20)   链接USIP

外企对美国法律的必须认识：诚信为基 (普19)

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外国企业要深入美国市场，有一些基本的概念， 必须了解和适应。美国整个法律系
统，是建筑在一个最基本的假定上面：“法律面前，必须诚信“。 这个概念贯串弥
漫渗透于整个社会文化里，而且所有的行政，司法机关，层层把关，在法律有关的
程序操作时，不诚，甚至只是不实，就可能带来严重的法律后果，其后果甚至可以
远超原来有关的经济财产价值。

这个当然绝对不是评价美国人特别诚实，又或你在美国不必担心受骗！！  愚见认为
这只是美国几百年的经验，乱世必用重典。

”诚信“ 的要求，应用于美国知识产权领域时，最少有如下须注意：

1。  美国知识产权申请(专利，商标，版权等)过程中，都会明令申请人宣誓证明在
呈递给有关的政府机关的文件里所主张的资料都是”属实“。如果不实，事后修改
 (尤其是你在需要诉讼时才发现的漏洞)，很多时会被拒绝接受 ，并可能严重影响
该项知识财产的维权执行能力。

2。美国诉讼是用法律程序来”求真“ - 可是为了坚定维护法律程序的专严和公信，
求诚比求真很多时都重要!  诉讼有关的“不诚”，可以包括伪证，毁灭证据，和采
取不公手段防碍诉讼对手求真, 例如在诉讼已是“合理可预见的”情况下不去保全
证据。在美国，要是法庭判定诉讼当事人不诚，就可有剥夺其主张，抗辩，甚至
参与诉讼的权利 (看下文 RAMBUS 案例)。
                                                                     
不少见的问题案例是，原来的申请过程里出了差错，可是在维权诉讼前
或许没留意，又或存侥幸之心，行险奢望对方律师不会发现(可是他们十居其九都会
发现!)，最坏的是错上加错，诉讼举证时试图以更多更大的谎言来掩盖申请过程里
的不实或小谎言，最后十瓶九盖 (对手律师一直偷笑看你如何从这越挖越大的洞里
脱身), 很难收科。

伪证或毁灭证据可以导致整个案件的垮台，甚至引来刑事官非。                               

下文会按知识产权种类，再分类探讨一下。可是一定要记住，美国的司法系统对
”诚信“ 的要求和看待，一直都十分严肃，甚至可说有时有点矫枉过正之嫌。所以在
美国知识产权申请和维权时，必须“据实”，如果无事实可凭仗，申请人务必要让
办案的律师知悉，而不可以乱估一气，交差了事，否则后患难以估量。

(GEN 19)   链接USIP

覆水难收 - 已经公开就不能算是受保护的商业秘密 (秘2)

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在美国，商业秘密保护归属州法，而多数的州法都大体根据 “统一商业秘密法”或

它的变异。例如加州民法 (Calif. Civil Code) 3426.1(d), 商业秘密定义为：

(d)“商业秘密“是指信息，包括配方，样式，汇编，程序，设备，方法，技术或过

程，而：（1）其实际或潜在的独立经济价值，是源于其不被一般人都知道，或不被

可以从其披露或使用获得经济价值的人都知道;及（二）已经用在有关情况下算是合

理的努力来保密。

那如果有关的信息是事实已经公开，而合同双方却书面同意所有双方交换的资料都

算是“商业秘密”， 那到底该怎么算？

联邦第五巡回法院，2011年的案例， Tewari De-Ox Systems v. Mountain States,

来自德州审判庭。巡回法院判定如果在保密协议（NDA) 签约时，主题的信息是已公布的专利

申请(而该专利申请后来被遗弃)，已公布的部分应被视为 “一般人都知道，随时可用”，因此

不再适合商业秘密保护。

原告主张，被告并不是从公共来源，而是从机密的交易中获得有关信息，所以应负

法律责任。但上诉法院拒绝了这一说法，因为有关的信息已经在被披露时不再算是商业秘密。 

(第五巡回法院指出，如果信息披露是在保密协议信托关系成立以后，那被告的商业秘密的

知识来源可能是重要的因素。）

上诉法院将本案退回德州审判庭进一步审议，看被告是否有转移或使用还受保护的信息

(例如没有在专利申请中披露的材料)。

(TS2)   链接USIP